특허양도계약서, 이거 그냥 인터넷 양식 쓰시면 안 됩니다.
결론부터 말씀드리겠습니다.
특허양도계약서는 단순한 문서가 아닙니다. 잘못 작성하면 수천만 원짜리 특허권이 공중에 뜨거나, 양도 자체가 무효가 되는 상황이 벌어집니다.
인사가 늦었습니다.
특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.
특허양도, 생각보다 자주 일어나는 일입니다
의외로 많은 분들이 특허를 사고팝니다.
스타트업이 투자를 받으면서 특허를 법인 명의로 이전하거나, 개인 발명가가 기업에 기술을 팔거나, 공동 발명자 간에 지분을 정리하거나. 이런 상황이 생각보다 빈번하게 일어납니다.
그런데 막상 계약서를 작성하려고 하면, 대부분의 분들이 인터넷에서 양식을 찾아 내려받습니다. 그리고 거기에 이름과 날짜만 채워 넣죠.
솔직히 말씀드리면, 그 양식들 중 상당수가 허점투성이입니다. 저에게 오시는 분들 중에 그렇게 진행했다가 낭패를 보신 분이 한둘이 아닙니다.
특허양도계약서에 반드시 들어가야 할 것들
계약서에 빠지면 안 되는 내용이 있습니다.
- 양도 대상 특허의 정확한 특정: 출원번호 또는 등록번호, 발명의 명칭까지 명시해야 합니다. 관련 분할출원이나 PCT 출원이 있는 경우 이것도 포함 여부를 명확히 해야 하고요.
- 양도 범위: 특허권 전체인지, 지분의 일부인지. 국내만인지, 해외 패밀리 특허까지 포함인지.
- 대가 및 지급 조건: 일시불인지, 로열티 방식인지. 마일스톤 방식이면 조건도 명확히.
- 등록 이전 의무: 특허권은 특허청에 이전 등록을 해야 비로소 제3자에게 대항할 수 있습니다. 이 부분을 누가, 언제, 비용은 어떻게 부담할지.
- 하자담보 책임: 양도한 특허에 무효 사유가 있는 경우 어떻게 처리할 것인지.
이 중 하나라도 빠지면, 나중에 분쟁이 생겼을 때 해석이 엇갈립니다. 그리고 그 엇갈림은 고스란히 소송 비용으로 돌아옵니다.
제가 직접 겪은 사례 하나
최근 상담하신 분 이야기입니다.
스타트업 대표님이셨는데, 투자 유치 과정에서 투자자 측의 요청으로 특허를 법인으로 이전했습니다. 계약서는 투자자 쪽에서 보내온 걸 그냥 서명했다고 하더군요. 검토도 없이.
나중에 보니, 그 계약서에 '관련 출원 일체'라는 문구가 빠져 있었습니다. 당시 심사 중이던 분할출원 2건이 이전 대상에 포함되지 않은 거죠. 그 분할출원이 등록되고 나서야 문제가 생겼습니다. 투자자 측은 당연히 포함된다고 주장하고, 대표님은 포함 안 됐다고 맞서고.
결국 변호사까지 선임해서 수개월을 싸웠습니다. 그 소송비용이 특허양도 대금의 절반을 넘었다고 하더군요.
처음에 계약서 한 번만 제대로 검토받았으면...
그 말씀이 아직도 기억납니다.
무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.
특허청 이전등록, 왜 이게 핵심인가
계약서에 서명했다고 끝이 아닙니다.
특허법 제101조에 따르면, 특허권의 이전은 등록해야만 효력이 생깁니다. 정확히는 특허청에 이전등록을 마쳐야 제3자에게 권리를 주장할 수 있다는 뜻입니다.
즉, 계약서에 서명을 했어도, 이전등록을 하지 않은 상태에서 양도인이 동일한 특허를 다른 사람에게 또 양도하면? 나중에 이전등록을 마친 사람이 권리자가 됩니다. 이게 실제로 일어나는 일입니다.
계약서 작성과 이전등록 절차를 동시에, 빠르게 진행해야 하는 이유입니다. 계약서에 서명하고 몇 달을 방치하는 것은 러시안 룰렛 같은 행동입니다.
공동 발명자가 있는 경우, 더 복잡합니다
특허를 공동으로 출원한 경우라면 이야기가 달라집니다.
특허법상 공유 특허권은 공유자 전원의 동의 없이 지분을 양도할 수 없습니다. 이게 생각보다 큰 제약입니다. 예를 들어 A와 B가 공동 발명자인데, A가 자기 지분을 C에게 팔고 싶다면 반드시 B의 동의를 받아야 합니다.
그런데 실무에서는 이 부분을 간과하는 경우가 많습니다. 나중에 B가 동의를 거부하면? 계약 자체가 흔들립니다. 그 상황에서 이미 대금을 지급했다면 정말 난감하죠.
공동 발명자가 있는 특허를 양도하거나 양수할 때는 반드시 공유자 동의 여부부터 확인하십시오. 이건 협상 전에 먼저 정리해야 할 사항입니다.
셀프로 계약서 작성하면 어떻게 되나요?
안 된다고는 못합니다. 법적으로 막혀 있지는 않습니다.
다만, 문제는 나중에 생깁니다. 계약서 작성 당시에는 아무 문제가 없어 보이죠. 서로 신뢰하는 사이니까, 대충 써도 괜찮겠지 싶기도 하고.
그런데 관계가 틀어지는 순간, 그 허술한 계약서가 부메랑이 되어 돌아옵니다. 해석이 모호한 부분은 전부 분쟁의 씨앗이 됩니다.
19년 동안 수천 건의 지식재산권 사건을 다루면서 제가 내린 결론은 하나입니다. "사이 좋을 때 계약서를 제대로 써야 한다." 사이가 나빠진 뒤에는 어떤 계약서도 소용이 없습니다.
특허양도계약서, 변리사와 함께 해야 하는 이유
변호사와 변리사, 누구에게 맡겨야 하냐고 물어보시는 분들이 많습니다.
사실 이건 둘 다 관여하는 영역입니다. 계약서의 법률적 문구는 변호사 영역이고, 특허권의 범위·이전등록 절차·관련 출원 특정 등은 변리사 영역입니다. 저희 테헤란은 법무법인 영웅과 파트너십을 갖추고 있어서, 이런 복합적인 사건을 통합적으로 처리할 수 있습니다.
어느 한쪽만 선임하면 나머지 영역에서 구멍이 생깁니다. 특허양도계약서는 그 구멍이 나중에 아주 크게 벌어지는 서류입니다.
당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.
저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다.
가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.
감사합니다.
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