특허라이센스계약이라는 단어를 검색하셨을 정도면, 이미 특허를 보유하고 계시거나, 아니면 누군가의 특허를 사용해야 하는 상황에 놓여 계신 분일 겁니다.
결론부터 말씀드리면, 특허라이센스계약은 잘못 체결하면 수억 원짜리 실수가 됩니다.
인사가 늦었습니다.
특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.
라이센스계약, 생각보다 훨씬 복잡합니다
솔직히 말씀드리면, 저에게 라이센스 관련 문의를 주시는 분들의 패턴이 꽤 뚜렷합니다.
크게 두 부류입니다.
- 특허를 가지고 있는데, 다른 회사에 사용권을 주고 로열티를 받고 싶은 분
- 반대로, 남의 특허를 합법적으로 쓰고 싶어서 계약을 맺어야 하는 분
언뜻 보면 단순해 보입니다. 쓸 수 있게 해주고, 돈 받으면 되는 거 아닌가. 그런데 막상 계약서를 들여다보면, 그게 그렇게 단순하지 않습니다. 19년간 이 일을 하면서 라이센스 계약 때문에 뒤늦게 분쟁으로 번진 사례를 얼마나 많이 봤는지 모릅니다.
전용실시권과 통상실시권, 이 차이를 모르면 큰일 납니다
특허 라이센스에는 크게 두 가지 형태가 있습니다.
전용실시권은 특허권자조차도 해당 범위 내에서는 실시를 못 하게 되는 강력한 독점권입니다. 특허청에 등록까지 해야 효력이 생기고요. 쉽게 말해, 특허권자가 "이 기술, 너한테만 줄게. 나도 안 쓸게"라고 하는 겁니다.
통상실시권은 그보다 유연합니다. 특허권자가 여러 곳에 동시에 줄 수도 있고, 반드시 등록하지 않아도 당사자 간에는 효력이 발생합니다. 다만, 등록을 하지 않으면 제3자에 대한 대항력이 없다는 게 함정입니다.
최근에 상담한 스타트업 대표님 한 분이 계셨는데요. 어느 중소기업의 특허를 통상실시권으로 계약하고, 수천만 원을 들여 사업화를 했습니다. 그런데 나중에 알고 보니, 해당 특허가 이미 다른 회사에 전용실시권으로 등록되어 있었습니다. 그 대표님, 계약 자체는 유효했지만 사업을 그대로 진행하기가 매우 곤란한 상황이 되어버렸죠. 눈물이 앞을 가리는 상황이었습니다.
계약서에 반드시 들어가야 하는 것들
무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.
라이센스 계약서를 검토할 때 제가 가장 먼저 확인하는 것들이 있습니다.
실시 범위가 얼마나 구체적으로 기재되어 있는지입니다. 지역, 기간, 실시 방법, 제품의 종류까지 명확하게 적혀 있어야 합니다. "이 특허를 사용할 수 있다"는 한 줄짜리 계약은 계약서가 아닙니다. 나중에 분쟁이 생겼을 때 아무 쓸모가 없습니다.
로열티 산정 방식도 마찬가지입니다. 매출 기준인지, 생산량 기준인지, 고정금액인지. 이 부분이 모호하면 나중에 서로 다른 해석을 하게 됩니다. 저는 이걸 두고 "시한폭탄 계약서"라고 부릅니다.
개량발명의 귀속 문제도 빠뜨리면 안 됩니다. 라이센스를 받아서 기술을 쓰다 보면, 그 기술을 더 발전시킨 개량발명이 나올 수 있습니다. 그 개량발명이 누구 것이 되느냐, 계약서에 명시가 없으면 나중에 심각한 분쟁으로 이어집니다.
잠깐 딴 이야기를 했는데, 사실 이런 항목들은 계약서 초안을 보내주시면 하나하나 짚어드릴 수 있습니다. 다시 본론으로 돌아가면.
셀프 계약의 위험성, 과소평가하지 마세요
글쎄요. 인터넷에 떠도는 라이센스 계약서 양식 받아서 그냥 쓰시는 분들이 생각보다 많습니다.
"변호사나 변리사한테 맡기면 비용이 아깝다"는 생각, 충분히 이해합니다. 그런데 제가 봐온 현실은 이렇습니다. 양식 계약서로 진행했다가 문제가 생겨서 저에게 오시는 분들, 그분들이 이미 쓴 돈이 수천만 원에서 수억 원입니다. 처음에 전문가 검토 비용 몇 십만 원을 아끼려다가, 나중에 그 수백 배를 날리는 겁니다.
특히 조심하셔야 할 게 있습니다. 특허가 무효가 될 수도 있다는 가능성입니다. 라이센스를 받아 사업을 한창 진행하는 도중에, 해당 특허가 무효심판으로 취소되면 어떻게 될까요. 이미 낸 로열티는 돌려받기 어렵고, 사업 기반 자체가 흔들립니다. 계약서에 특허 무효 시의 처리 조항이 없으면, 이 상황에서 손쓸 방법이 거의 없습니다.
라이센스 계약, 언제 변리사가 필요한가
사실 모든 라이센스 계약에 변리사가 필요한 건 아닙니다. 금액이 작고, 기간이 짧고, 단순한 경우라면 비교적 간단하게 처리할 수 있습니다.
그런데 아래 상황 중 하나라도 해당되신다면, 반드시 전문가와 함께하셔야 합니다.
- 계약 기간이 3년 이상이거나, 로열티 총액이 수천만 원 이상인 경우
- 해외 기업과의 크로스 라이센스나 국제 계약인 경우
- 전용실시권 설정이 포함된 경우
특히 해외 기업과의 계약은 준거법이 어느 나라 법인지부터 따져야 합니다. 미국 회사와 계약을 맺으면서 준거법을 한국법으로 할 것인지, 미국 특정 주의 법으로 할 것인지. 이 한 줄 차이가 분쟁 발생 시 완전히 다른 결과를 만들어 냅니다.
라이센스 계약, 특허의 가치를 제대로 아는 사람과 해야 합니다
저는 기술거래사이기도 하고, 기업·기술가치평가사 자격도 보유하고 있습니다. 산업은행, 기술보증기금의 IP 가치평가 업무를 수행해온 경험이 있습니다. 이 경력이 라이센스 계약에서 실질적으로 힘을 발휘합니다.
로열티가 적정한 수준인지, 해당 특허의 기술적 가치가 계약 조건에 반영되어 있는지. 이걸 판단하려면 특허법만 알아서는 안 됩니다. 기술의 시장 가치, 산업 트렌드, 유사 특허의 라이센스 사례까지 종합적으로 봐야 합니다.
19년 동안 수천 건의 특허를 다뤄오면서, 라이센스 계약이 잘 된 경우와 잘못된 경우를 수도 없이 목격했습니다. 잘 된 계약은 양쪽 모두에게 장기적인 이익을 가져다줍니다. 반대로 잘못된 계약은 분쟁의 씨앗이 되어, 결국 법정에서 만나게 됩니다.
당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.
저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다.
가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.
감사합니다.
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