특허권통상실시권등록이라는 단어를 검색하셨다면, 이미 어느 정도 공부를 하신 분일 겁니다.
특허를 보유하고 있는 상황에서, 제3자에게 실시를 허락하는 계약을 맺었거나, 반대로 남의 특허를 실시할 권리를 얻은 상황이실 거예요. 그리고 그 권리를 등록해야 한다는 이야기를 어디선가 들으셨겠죠.
인사가 늦었습니다.
특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.
통상실시권 등록, 왜 필요한가
솔직히 말씀드리면, 통상실시권 계약을 체결하고도 등록을 안 하는 분들이 생각보다 굉장히 많습니다.
계약서 쓰고 도장 찍었으니 끝났다고 생각하시는 거죠. 그 마음, 이해합니다. 그런데 그게 나중에 부메랑이 되어 돌아옵니다.
특허법 제118조는 이렇게 규정하고 있습니다. 통상실시권은 등록을 해야만 그 이후에 특허권이나 전용실시권을 취득한 제3자에게 대항할 수 있다고요. 쉽게 말씀드리면, 등록을 안 하면 계약서가 있어도 새로운 특허권자에게 "나 이 특허 쓸 권리 있어요"라고 주장하지 못합니다.
특허권자가 바뀌는 상황, 생각보다 자주 있습니다. 회사 매각, 파산, 특허 양도 등 다양한 이유로 특허권이 이전되거든요. 그 순간, 등록 안 된 통상실시권은 그냥 종이 한 장이 될 수 있습니다.
통상실시권이란 정확히 무엇인가
전용실시권과 헷갈리시는 분들이 많아서 잠깐 짚고 넘어가겠습니다.
전용실시권은 등록이 효력 발생 요건입니다. 등록 안 하면 아예 권리 자체가 생기지 않아요. 반면 통상실시권은 계약만으로도 당사자 사이에서는 유효합니다. 다만, 제3자에게 주장하려면 등록이 필요하다는 차이가 있죠.
통상실시권은 특허권자가 동일한 특허에 대해 여러 명에게 동시에 줄 수 있습니다. 독점이 아니라는 뜻입니다. 그래서 라이선스 계약을 맺을 때, 독점적 통상실시권인지 비독점적 통상실시권인지를 계약서에 명확히 해두는 것이 중요합니다.
이 부분을 모호하게 해두었다가 나중에 분쟁이 생기는 케이스를 저는 19년 동안 꽤 많이 봤습니다. 계약서 문구 하나가 수천만 원짜리 싸움이 되더군요.
등록 절차는 어떻게 되나
특허청 특허로 시스템을 통해 신청할 수 있습니다. 절차 자체가 복잡하지는 않습니다. 다만, 준비 서류에서 실수가 나오는 경우가 많습니다.
필요한 서류를 간략히 보면 이렇습니다.
- 통상실시권 설정 등록 신청서
- 실시계약서 (또는 계약 내용을 증명하는 서면)
- 대리인을 통하는 경우 위임장
여기서 실수가 자주 나오는 부분이 있습니다. 계약서에 실시 범위, 기간, 지역이 명확하게 기재되어 있지 않은 경우입니다. 특허청에서 보정 요구가 나오거나, 최악의 경우 반려가 됩니다. 계약서를 처음 작성할 때부터 등록을 염두에 두고 문구를 다듬어야 하는 이유입니다.
무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.
등록을 안 했다가 벌어지는 일
최근에 상담하신 분 중에 이런 케이스가 있었습니다.
스타트업 A사가 기술 보유 회사 B사로부터 통상실시권 계약을 맺고 2년 넘게 해당 특허 기술을 활용해서 사업을 운영했습니다. 매출도 꽤 올라가고, 그 기술이 사업의 핵심이 되어 있었죠.
그런데 B사가 자금난에 빠지면서 특허권을 C사에 양도했습니다. C사는 A사에 연락을 해왔고, 내용은 간단했습니다. "우리가 특허권자인데, 당신들은 우리 허락 없이 쓰고 있다. 당장 중단하거나 새로 계약을 맺어라."
A사는 B사와의 계약서를 들고 왔지만, 등록이 되어 있지 않았습니다. C사에게 대항할 수가 없는 상황이었죠. 결국 훨씬 불리한 조건으로 C사와 새 계약을 맺을 수밖에 없었습니다. 수천만 원의 추가 비용이 발생했습니다.
"계약서가 있는데 왜 이런 일이 생기냐"고 억울해하셨지만, 법은 냉정합니다. 등록하지 않은 통상실시권은 제3자에게 주장할 수 없다는 조항이 명확히 있으니까요.
법정통상실시권은 별개 이야기
한 가지 더 짚어야 할 부분이 있습니다.
통상실시권에는 계약으로 발생하는 것 외에, 법률에 의해 자동으로 발생하는 법정통상실시권이 있습니다. 특허법 제103조의 선사용에 의한 통상실시권, 제122조의 무효심판 청구 등록 전 실시에 의한 통상실시권 등이 대표적입니다.
이 경우에는 등록 없이도 제3자에게 대항할 수 있습니다. 법이 당연히 인정해주는 권리이기 때문입니다. 그런데 이걸 일반 계약에 의한 통상실시권과 혼동해서, "나는 법정통상실시권이니까 등록 안 해도 된다"고 잘못 판단하시는 분들이 있습니다.
본인의 통상실시권이 어떤 근거로 발생한 것인지 정확히 파악하는 것이 먼저입니다. 이 부분은 사안마다 달라서, 한마디로 정리하기가 어렵습니다. (구체적인 케이스별 분석은 별도 컬럼으로 다룰 예정입니다.)
셀프로 하면 안 되나요
안 된다고는 못 합니다. 특허로 시스템이 잘 되어 있어서 직접 신청하는 것 자체는 가능합니다.
다만, 현실적으로 문제가 되는 경우는 두 가지입니다.
하나는 계약서 자체에 문제가 있는 경우입니다. 실시 범위가 불명확하거나, 기간 조항이 모호하거나, 특허 번호 기재가 잘못된 경우 등. 이런 상태로 등록을 진행하면 나중에 분쟁이 생겼을 때 등록이 무의미해질 수 있습니다.
다른 하나는 계약서와 등록 내용이 불일치하는 경우입니다. 계약서에는 5년으로 되어 있는데 등록 신청서에 3년으로 기재하는 식의 실수입니다. 이게 나중에 분쟁에서 불리하게 작용하는 경우가 생깁니다.
등록 절차보다 계약서 검토가 더 중요합니다. 그 순서를 놓치지 마십시오.
당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.
저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다.
가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.
감사합니다.
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