분할출원, 변리사가 알려주는 등록률 높이는 전략

안녕하세요

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

요즘 분할출원 관련해서 문의를 주시는 분들이 부쩍 늘었습니다.

처음에는 단순히 "특허 하나 더 받고 싶다"는 가벼운 마음으로 연락 주시는 분들이 많은데, 이야기를 나눠 보면 상황이 생각보다 복잡한 경우가 대부분입니다. 오늘은 분할출원이 뭔지, 언제 써야 하는지, 그리고 타이밍을 놓치면 어떤 일이 벌어지는지에 대해 솔직하게 이야기해 보겠습니다.

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분할출원, 한 마디로 설명하면

특허 하나를 출원했는데, 그 안에 아이디어가 두 개 이상 섞여 있는 경우가 있습니다.

예를 들어, 어떤 분이 스마트 물류 시스템을 개발하셨는데 출원서에 시스템 구성 방식과 데이터 처리 알고리즘을 함께 청구한 거죠. 특허청 심사관이 보기에 이건 "하나의 발명"이 아니라 "두 개의 발명"입니다. 그래서 하나만 심사하겠다고 통지가 옵니다. 이게 바로 분할출원이 필요한 순간입니다.

쉽게 말하면, 원래 출원(모출원)에서 일부 발명을 떼어내 별도 출원으로 독립시키는 것. 그게 분할출원입니다.

다만 여기서 중요한 건, 단순히 "나눠서 두 개 만드는 것"이 아니라는 겁니다. 원출원에 기재된 내용 안에서만 분할이 가능하고, 새로운 내용을 추가하는 것은 절대 안 됩니다. 이 선을 넘는 순간 분할출원이 아니라 신규 출원이 되어버리고, 원출원일을 소급 적용받지 못하게 됩니다. 치명적인 차이죠.

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분할출원을 활용하는 진짜 이유

솔직히 분할출원을 단순히 "발명이 두 개라서" 하는 분은 드뭅니다.

19년 동안 수천 건의 상담을 하면서 느낀 건, 분할출원을 가장 잘 활용하는 분들은 전략적으로 권리 범위를 설계하는 분들이라는 겁니다.

예를 들어 이런 경우가 있습니다. 원출원에서 청구항 범위를 넓게 잡았는데, 심사 과정에서 선행기술이 발견되어 청구항을 좁혀야 하는 상황이 됩니다. 좁힌 청구항으로 등록을 받되, 원래 넓은 범위의 청구항은 분할출원으로 따로 빼서 계속 싸워보는 전략을 쓰는 거죠. 등록도 챙기고, 넓은 권리도 포기하지 않는 방식입니다.

또 다른 케이스. 경쟁사가 유사한 제품을 출시하거나 투자 유치 과정에서 특허 포트폴리오를 강화해야 하는 경우, 원출원의 내용에서 다양한 청구항 조합으로 분할출원을 여러 개 진행하는 분들도 있습니다. 하나의 기술에서 여러 개의 특허권을 확보하는 거죠. 뭐 그런 거죠, 특허도 포트폴리오 게임입니다.

단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176805543

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타이밍이 전부입니다

분할출원에서 가장 중요한 것, 딱 하나만 꼽으라면 기한입니다.

분할출원은 원출원이 살아있는 동안에만 할 수 있습니다. 구체적으로는 특허결정 또는 거절결정이 확정되기 전까지입니다. 원출원이 등록 결정을 받은 이후에는 설정등록 전까지만 가능하고, 설정등록이 완료되면 그 기회는 영영 사라집니다.

최근 상담한 고객 중에 이런 분이 계셨습니다. 원출원이 등록 결정을 받은 것을 확인하고 기뻐하셨는데, 사실 그 시점에 분할출원을 챙겼어야 했던 분입니다. 그런데 등록료 납부하고 특허증 받는 데만 신경을 쓰다가 설정등록이 완료되어 버린 거죠. 분할 기회가 사라진 겁니다. 그분이 원했던 두 번째 청구항 범위는 이제 새 출원으로 다시 시작해야 하는데, 원출원일 소급 적용을 못 받으니 선행기술 문제가 생겼고... 결국 상당히 곤란한 상황이 되셨습니다.

이런 이야기, 저한테 오시는 분들 중에 꽤 많습니다. 등록 결정 통지가 오면 기뻐하기 전에 분할출원 여부부터 검토하십시오.

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셀프로 하면 어떻게 되나요

가끔 이런 질문을 받습니다.

변리사 없이 직접 분할출원 해도 되나요?

됩니다. 법적으로 막는 것은 없습니다. 그런데 제가 경험한 셀프 분할출원의 결과는... 솔직히 러시안 룰렛에 가깝습니다.

분할출원에서 가장 까다로운 부분은 원출원의 명세서 범위를 정확히 해석해서, 분할 대상 청구항이 그 범위를 벗어나지 않도록 설계하는 것입니다. 조금이라도 원출원에 없는 내용이 들어가면 신규사항 추가로 거절됩니다. 그리고 이 판단은 생각보다 훨씬 어렵습니다.

또한, 분할출원을 할 때 청구항을 어떻게 구성하느냐에 따라 이후 권리 범위가 완전히 달라집니다. 그냥 원출원 청구항 복사해서 내면 된다고 생각하시는 분들이 계신데, 그렇게 하면 원출원과 중복되는 이중특허 문제가 생길 수 있습니다. 단추를 잘못 끼운 채로 시작하면, 나중에 하나님이 와도 어쩔 수 없는 상황이 됩니다.

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분할출원 vs 변경출원, 헷갈리시죠

분할출원을 알아보다 보면 변경출원이라는 단어도 만나게 됩니다. 비슷해 보이지만 다릅니다.

분할출원은 같은 종류의 권리 안에서 나누는 것입니다. 특허 출원에서 특허 출원으로 분할하는 식이죠.

반면 변경출원은 권리의 종류를 바꾸는 것입니다. 특허 출원을 실용신안 출원으로 바꾸거나, 반대로 실용신안을 특허로 바꾸는 경우입니다. 출원 후 심사 과정에서 "아, 이건 특허보다 실용신안이 더 유리하겠다"는 판단이 생길 때 활용합니다.

두 가지 모두 원출원의 출원일을 소급 적용받을 수 있다는 공통점이 있고, 기한 제한이 있다는 것도 같습니다. 다만 변경출원은 원출원이 특허청에 계속 중인 상태에서만 가능하다는 점을 기억하십시오.

이 부분은 케이스마다 판단이 달라지기 때문에, 별도 컬럼으로 더 자세히 다룰 예정입니다.

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결국은 타이밍과 전략의 문제

분할출원은 잘 쓰면 하나의 기술에서 복수의 특허권을 확보하고, 권리 범위를 전략적으로 확장하는 강력한 도구입니다.

그런데 타이밍을 놓치거나, 청구항 설계를 잘못하면 기회가 사라지거나 부메랑이 되어 돌아옵니다. 원출원의 심사 진행 상황을 꼼꼼히 모니터링하면서, 분할출원 시점을 전략적으로 결정해야 합니다.

정리 드리면,

• 분할출원은 원출원 계속 중에만 가능, 설정등록 후에는 기회 없음
• 원출원 명세서 범위를 벗어난 내용 추가는 절대 불가
• 단순히 나누는 것이 아니라, 권리 범위 설계 도구로 활용해야 함
• 셀프 진행 시 신규사항 추가, 이중특허 등의 함정이 도사리고 있음

정도를 기억하시면 좋겠습니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.