안녕하세요.
특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.
요즘 특허무효심판 관련 문의를 주시는 분들이 부쩍 늘었습니다.
대부분은 두 가지 상황 중 하나입니다. 상대방 특허 때문에 사업을 못 하겠다는 분, 아니면 반대로 본인 특허가 무효심판을 당해서 당황하셨다는 분. 어느 쪽이든 처음 연락을 주실 때는 목소리에 긴장감이 역력합니다.
오늘은 그 긴장감을 조금이라도 풀어드리고 싶어서 이 글을 씁니다.
특허무효심판, 결론부터 말씀드리면
특허가 등록됐다고 해서 그 권리가 영원히 유효한 건 아닙니다.
등록 이후에도 무효가 될 수 있습니다. 누구든지 그 특허에 무효 사유가 있다고 판단하면, 특허심판원에 무효심판을 청구할 수 있거든요. 이해관계인이든, 심지어 아무 관계 없는 제3자도 청구할 수 있습니다. 이 부분을 모르시는 분들이 생각보다 많습니다.
그러니까 특허를 받았다는 것이 곧 '안전하다'는 의미는 아닌 거죠. 특허청이 심사 과정에서 미처 발견하지 못한 선행기술이 나중에 드러날 수도 있고, 출원 당시 명세서에 문제가 있었던 게 뒤늦게 지적될 수도 있습니다.
무효심판은 언제 청구하나요?
실무에서 보면, 크게 두 가지 맥락에서 청구가 이루어집니다.
하나는 침해 분쟁이 터졌을 때입니다. 상대방으로부터 특허침해 경고장을 받은 경우, 가만히 앉아서 당하기보다 상대 특허의 무효를 주장하는 것이 방어 수단이 됩니다. 실제로 침해소송이 진행되는 상황에서 무효심판이 병행되는 경우가 굉장히 많습니다.
다른 하나는 사전 정리 목적입니다. 특정 기술 분야에 진입하려고 보니 선점한 특허가 걸리는 경우입니다. 그 특허가 정말 유효한 권리인지 따져보고, 무효 사유가 있다면 심판으로 제거하는 거죠.
최근 상담하셨던 한 스타트업 대표님의 경우가 딱 그랬습니다. 서비스를 출시하려고 보니 경쟁사가 유사한 특허를 보유하고 있었고, 변리사 검토 없이 그냥 진행하다가 경고장을 받은 뒤에야 저를 찾아오셨습니다. 그때서야 "이 특허, 처음부터 무효 사유가 있었네요"라는 얘기를 들으시고는 한참 동안 말이 없으셨습니다.
미리 알았다면 달랐겠죠. 눈물을 흘리며, 그때서야 변리사를 찾아갈 뿐이죠.
무효 사유, 어떤 것들이 있나요?
가장 많이 활용되는 사유는 신규성 또는 진보성 결여입니다.
쉽게 말해, 해당 특허의 출원 전에 이미 동일하거나 유사한 기술이 공개되어 있었다는 주장입니다. 이를 입증하기 위해 선행기술 자료를 찾는 과정을 '선행기술 조사'라고 하는데요. 이게 무효심판 승패의 8할을 좌우한다고 해도 과언이 아닙니다.
그 외에도 명세서 기재 불비, 특허를 받을 수 없는 자가 출원한 경우, 공동발명자가 빠진 경우 등 다양한 사유가 있습니다. 다만 실무적으로는 신규성·진보성 공격이 압도적으로 많고, 나머지 사유는 상황에 따라 추가로 검토하는 방식으로 진행됩니다.
잠깐 딴 이야기를 했는데, 한 가지 덧붙이고 싶은 게 있습니다. 선행기술 조사는 단순히 인터넷 검색으로 되는 일이 아닙니다. 특허청 DB, 해외 특허 DB, 논문, 제품 카탈로그까지 뒤져야 하는 경우도 있습니다. 이 부분을 얕보고 셀프로 진행하다가 중요한 자료를 놓치는 경우가 실제로 꽤 있습니다.
심판 청구, 누가 어떻게 하나요?
특허무효심판은 특허심판원에 청구합니다.
청구서를 제출하면, 심판원은 피청구인(특허권자)에게 답변서를 제출할 기회를 줍니다. 이후 양측이 서면으로 주장과 증거를 주고받는 구술심리 또는 서면심리 과정을 거쳐 심결이 나옵니다. 전체 기간은 사건 복잡도에 따라 다르지만, 평균적으로 1년 내외를 예상하시면 됩니다.
무효 심결이 확정되면, 그 특허는 처음부터 없었던 것으로 됩니다. 소급효가 인정된다는 의미입니다.
반면 무효 청구가 기각되면, 특허권자는 오히려 더 강한 권리를 갖게 되는 셈입니다. 심판원에서 한 번 걸러졌다는 의미가 되니까요. 그래서 청구 전에 반드시 승산이 있는지를 냉정하게 따져봐야 합니다.
무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.
특허권자 입장이라면? 무효심판을 당했을 때
본인 특허가 무효심판을 당한 경우라면, 답변서 제출 기한을 절대 놓치면 안 됩니다.
답변서를 제출하지 않으면 불이익을 받을 수 있고, 무엇보다 방어 기회를 스스로 포기하는 꼴이 됩니다. 당황스러운 마음은 이해하지만, 일단 침착하게 전문가를 찾으셔야 합니다.
특허권자 입장에서 취할 수 있는 대응은 크게 두 가지입니다. 하나는 상대방이 제시한 선행기술이 본인 특허와 실질적으로 다르다는 점을 적극 반박하는 것이고, 다른 하나는 정정심판 또는 정정청구를 통해 청구범위를 좁히는 방식으로 무효 사유를 회피하는 겁니다. 이 두 가지를 병행하는 전략이 실무에서 자주 사용됩니다.
다시 본론으로 돌아가면, 무효심판 대응에서 가장 중요한 건 속도입니다. 답변서 기한 내에 충분한 반박 자료를 갖추지 못하면, 이후 보완이 어려워지는 경우가 많습니다. 19년 동안 이 일을 하면서 느끼는 건, 초기 대응이 결과의 절반을 결정한다는 점입니다.
셀프 진행, 솔직히 말씀드리면
특허무효심판은 변리사 없이도 진행할 수 있습니다. 법적으로 막혀 있지 않습니다.
그런데, 솔직히 말씀드리면 권하고 싶지 않습니다. 선행기술 조사, 청구항 해석, 심판 전략 수립, 답변서 작성. 이 모든 과정이 특허 실무 경험이 없으면 생각보다 훨씬 어렵습니다. 잘못된 선행기술 자료를 제출하거나, 청구 범위를 잘못 해석해서 엉뚱한 방향으로 공격을 하다가 기각되는 경우를 저는 수없이 봤습니다.
셀프로 진행하다 기각된 뒤 저에게 오시는 분들의 공통점이 있습니다. "처음부터 올 걸 그랬어요"라는 말을 하신다는 거죠.
뭐 그런 거죠. 사람이 직접 겪어봐야 아는 경우가 많습니다. 다만 특허무효심판은 한 번 결론이 나면 되돌리기가 쉽지 않다는 점에서, 처음부터 제대로 가시는 걸 권합니다.
꼭 저가 아니더라도, 특허무효심판 경험이 풍부한 변리사를 통해 진행하시는 것을 추천 드립니다.
당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.
감사합니다.
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