특허포트폴리오구축, 이것 없으면 기업가치 반의반입니다

안녕하세요.

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

"특허포트폴리오"라는 단어를 검색하셨을 정도면, 이미 특허 하나 출원하는 수준을 넘어서 생각하고 계신 분이라고 봅니다. 스타트업 대표님이거나, 기술 기반 사업을 막 키워가고 있는 분이실 가능성이 높겠죠.

그런 분들께 오늘 솔직하게 이야기를 드리려 합니다.

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특허 하나로는 부족합니다

19년간 수천 건의 특허를 다루면서 제가 가장 많이 들었던 말이 있습니다.

변리사님, 저 예전에 특허 하나 받아놨는데요. 근데 경쟁사가 비슷한 제품 내놨어요. 막을 수 있을까요?

결론부터 말씀드리면, 대부분의 경우 막기 어렵습니다.

특허 하나는 마치 집 앞 대문 하나만 잠가놓은 것과 같습니다. 뒷문은 열려 있고, 창문도 열려 있고, 담장도 없는 상태. 경쟁사는 굳이 대문을 부수지 않아도 얼마든지 들어올 수 있거든요.

최근 상담한 고객 중에 꽤 괜찮은 핀테크 스타트업 대표님이 계셨습니다. 3년 전에 BM특허 하나를 등록받았고, 그게 자신의 핵심 기술을 보호해준다고 믿고 계셨습니다. 그런데 경쟁사가 청구항 범위를 살짝 비껴가는 방식으로 유사 서비스를 출시했고, 막상 침해 여부를 검토해보니 권리 범위 밖이더군요. 참 안타까웠습니다.

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포트폴리오가 뭔지부터 짚고 넘어가겠습니다

특허포트폴리오란, 하나의 기술이나 사업 영역을 여러 각도에서 특허로 둘러싸는 전략입니다.

쉽게 말하면 이렇습니다.

• 핵심 기술 자체를 보호하는 특허
• 그 기술을 구현하는 방법을 보호하는 특허
• 그 기술이 적용되는 시스템/장치를 보호하는 특허
• 파생 기능이나 개선 발명을 보호하는 특허

이렇게 여러 층위에서 특허망을 구축하는 것이 포트폴리오 전략입니다. 경쟁사가 하나를 피해도, 다른 특허에 걸리도록 설계하는 거죠.

단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176805543

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언제부터 시작해야 하는가

이게 진짜 중요한 질문입니다.

어느 정도 매출이 나온 다음에 포트폴리오를 구축하면 되지 않나요?

글쎄요. 그 생각이 가장 위험합니다.

특허는 출원 시점이 기준입니다. 내가 공개한 기술, 내가 발표한 논문, 내가 런칭한 서비스. 이것들이 세상에 나온 순간부터 특허 출원 자격이 제한될 수 있습니다. 사업이 잘 된 다음에 포트폴리오를 쌓으려 해도, 이미 내 기술이 공개된 상태라 막을 수 없는 경우가 생깁니다.

저에게 오시는 분들 중에 이미 서비스를 1~2년 운영한 뒤에야 특허를 생각하시는 분들이 꽤 많습니다. 그분들께 드릴 수 있는 특허의 범위가, 처음부터 준비하셨던 분들보다 현저히 좁아지는 경우가 많습니다. 사실 이게 제일 아픈 부분입니다.

사업 초기, 늦어도 서비스 공개 전에 핵심 특허를 먼저 출원하십시오. 그 이후에 포트폴리오를 넓혀가는 것이 순서입니다.

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포트폴리오 구축, 실제로 어떻게 접근하는가

제가 월 100건 이상의 출원을 관리하면서 터득한 방식을 솔직하게 공유 드립니다.

포트폴리오 구축에는 크게 세 가지 관점이 있습니다.

방어형 포트폴리오는 내 사업을 지키는 데 집중합니다. 경쟁사가 내 핵심 기술을 카피하거나, 비슷한 방식으로 진입하는 것을 막는 특허들로 구성됩니다. 스타트업 초기에는 이게 우선입니다. 당장 공격할 여력도 없고, 일단 내 영역을 지키는 게 먼저니까요.

공격형 포트폴리오는 경쟁사가 이미 사용하고 있는 기술 영역을 선점하거나, 향후 시장이 나아갈 방향을 미리 특허로 잡아두는 것입니다. 이건 어느 정도 자금과 여유가 생긴 다음 단계에서 고려하시면 됩니다.

라이선스형 포트폴리오는 특허 자체를 수익화하는 전략입니다. 특허를 팔거나, 로열티를 받거나, 협상 카드로 쓰는 것. 이 단계까지 가려면 포트폴리오의 질과 양 모두가 어느 수준에 올라와야 합니다.

처음부터 세 가지를 동시에 잡으려다 예산만 낭비하는 경우를 저는 너무 많이 봤습니다. 단계별로 접근하는 것이 맞습니다.

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비용 걱정, 현실적으로 이야기하겠습니다

포트폴리오 구축이라고 하면 특허를 여러 개 내야 한다는 건데, 비용이 너무 많이 들지 않나요?

이 질문, 하루에도 몇 번씩 받습니다.

솔직히 말씀드리면, 무작정 많이 내는 게 포트폴리오가 아닙니다. 전략 없이 특허를 쌓는 건 그냥 돈 낭비입니다. 제가 강조하는 건 선택과 집중입니다.

핵심 기술 하나를 제대로 된 청구범위로 출원하고, 그 주변을 파생 발명으로 보완하는 방식이 훨씬 효율적입니다. 10개를 허술하게 내는 것보다, 3~4개를 제대로 내는 게 실질적인 방어력이 높습니다.

또 한 가지. 특허청의 심사청구 제도를 활용하면, 출원 후 심사청구 시점을 전략적으로 조절할 수 있습니다. 당장 등록이 급하지 않은 특허는 심사청구를 늦춰서 비용 부담을 분산시키는 방법도 있습니다. 이런 부분은 변리사와 상담하면서 같이 설계하는 게 맞습니다.

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셀프로 포트폴리오를 짜면 어떻게 되는가

참, 이 부분도 꼭 말씀드려야겠습니다.

포트폴리오 전략 없이 특허를 하나씩 개별로 출원하다 보면, 나중에 보면 구멍이 생깁니다. 각각의 특허가 서로 연결이 안 되어 있고, 경쟁사가 그 틈을 정확하게 파고드는 경우가 생기거든요.

더 심각한 경우는 이렇습니다. 초기에 청구범위를 너무 좁게 잡아서 등록을 받아놨는데, 나중에 사업이 커지면서 그 특허가 오히려 발목을 잡는 경우. 자신이 받은 특허 때문에 자신의 사업 확장이 제한되는 아이러니한 상황입니다. 실제로 있는 일입니다.

포트폴리오는 처음 설계할 때 전체 그림을 그려놓고 시작해야 합니다. 나중에 땜질식으로 보완하는 건 한계가 있습니다.

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정리 드리면,

• 특허 하나는 방어막이 아닙니다. 포트폴리오가 실질적인 보호입니다.
• 사업 공개 전, 최대한 빨리 핵심 특허를 먼저 출원하십시오.
• 방어형 → 공격형 → 라이선스형 순서로 단계별로 접근하는 것이 현실적입니다.
• 무조건 많이 내는 게 아니라, 전략적으로 설계된 3~4개가 10개보다 강합니다.
• 포트폴리오는 처음 설계가 전부입니다. 나중에 땜질은 한계가 있습니다.

정도를 기억하시면 좋겠습니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.