통상실시권, 특허 수익화의 첫 번째 선택지가 되는 이유

안녕하세요.

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

요즘 통상실시권 관련 문의를 주시는 분들이 부쩍 늘었습니다.

그런데 상담을 해보면, 대부분 비슷한 상황에서 연락을 주십니다. 이미 구두로 사용 허락을 받아서 기술을 쓰고 있는데, 어느 날 갑자기 문제가 생겼다는 거죠. 계약서도 있고, 특허권자도 분명히 허락했는데 왜 문제가 되냐고 억울해하시는 분들이 많습니다.

그 억울함, 충분히 이해합니다. 그런데 안타깝게도 그 억울함이 법적으로는 통하지 않는 경우가 생각보다 많습니다.

통상실시권, 그게 뭔지 정확히 아시나요

특허권자가 자기 특허를 직접 사용하는 것, 이건 당연한 이야기입니다.

그런데 특허권자는 다른 사람에게도 그 기술을 쓸 수 있게 허락할 수 있습니다. 이걸 실시권이라고 하는데, 크게 두 가지로 나뉩니다.

전용실시권은 특허권자마저 배제하고 오직 그 한 명만 독점적으로 쓸 수 있게 하는 것이고, 통상실시권은 특허권자가 쓰면서 동시에 A, B, C 여러 명에게도 사용을 허락하는 방식입니다. 쉽게 말하면, 전용실시권은 '이 집은 당신만 쓰세요'이고, 통상실시권은 '우리 같이 써요' 개념인 거죠.

여기서 중요한 건, 통상실시권은 계약만으로도 성립은 됩니다. 문제는 그 다음입니다.

계약서가 있어도 왜 문제가 생기냐

최근 상담한 고객 중에 이런 분이 계셨습니다.

제조업체를 운영하시는 분인데, 지인의 특허를 써서 3년 넘게 납품을 해오셨어요. 계약서도 있고, 로열티도 꼬박꼬박 냈습니다. 그런데 납품처를 대기업으로 바꾸려고 하니까, 대기업 구매팀에서 특허 실시권 등록 여부를 확인하겠다고 했고, 등록이 안 되어 있다는 걸 알고 나서 계약을 거절당했습니다.

이 분 입장에서는 청천벽력이었겠죠. 계약서까지 있는데 왜 안 되냐고요.

문제는 통상실시권은 등록을 하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다는 점입니다.

특허법 제118조에 명시된 내용입니다. 특허권자와 나 사이에서는 계약이 유효하더라도, 특허권이 다른 사람에게 넘어가거나 제3자가 개입하는 상황이 되면 등록되지 않은 통상실시권은 그야말로 종이 한 장에 불과해집니다. 부동산으로 치면 전입신고도 확정일자도 없이 살고 있는 세입자 신세인 거예요. 집주인이 바뀌면 하루아침에 나가야 하는 상황이 되는 것처럼.

단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176805543

등록 안 하면 생기는 진짜 리스크

솔직히 말씀드리면, 통상실시권 등록을 안 해도 당장은 아무 문제가 없어 보입니다.

특허권자와 사이가 좋고, 계약 관계도 원만하면 굳이 등록까지 해야 하나 싶으시죠. 뭐 그런 생각, 당연히 드실 겁니다.

그런데 이게 러시안 룰렛 같은 겁니다. 문제가 생기는 시점은 항상 예상 못 할 때입니다.

• 특허권자가 특허를 제3자에게 양도한 경우
• 특허권자가 파산하거나 사업을 접은 경우
• 특허권자와 관계가 틀어진 경우

이 세 가지 상황 중 하나라도 발생하면, 등록되지 않은 통상실시권은 새 특허권자나 제3자에게 주장하기가 매우 어려워집니다. 내가 수년간 로열티를 내고 기술을 써왔다는 사실이 아무 의미가 없어지는 거죠.

거래처가 클수록, 납품 규모가 클수록, 이 리스크는 더 크게 돌아옵니다.

그럼 어떻게 등록하나

통상실시권 설정등록은 특허청에 신청합니다.

필요한 서류는 크게 세 가지입니다. 특허권자와 실시권자가 함께 작성한 실시허락계약서, 특허권자의 인감증명서, 그리고 등록신청서입니다. 여기서 계약서 내용이 중요한데, 실시 범위, 기간, 지역, 대가 등이 구체적으로 명시되어 있어야 합니다.

잠깐 딴 이야기를 했는데, 계약서를 그냥 인터넷에서 양식 받아서 쓰시는 분들이 많습니다. 그러다가 등록 단계에서 내용이 불충분하거나 법적으로 문제가 있다는 이유로 반려되는 경우가 꽤 있습니다. 처음부터 전문가와 함께 계약서 내용을 검토하고 작성하시는 게 훨씬 낫습니다.

다시 본론으로 돌아가면, 등록이 완료되면 특허등록원부에 통상실시권이 기재됩니다. 그 순간부터 제3자에게도 대항할 수 있는 법적 효력이 생깁니다.

통상실시권의 한계, 알고 계셔야 합니다

등록까지 마쳤다고 해서 모든 게 해결되는 건 아닙니다.

19년간 이 일을 하면서 느끼는 건, 통상실시권은 어디까지나 '빌려 쓰는 것'이라는 점입니다. 특허권자가 계약을 해지하거나, 계약 기간이 만료되면 그 순간 실시권도 사라집니다. 특허권자와의 관계가 사업의 존폐를 좌우할 수 있는 구조인 거죠.

실제로 하루에 20건 가까이 상담을 하다 보면, 통상실시권만으로 사업을 영위하다가 특허권자와 사이가 벌어져서 사업 자체가 흔들리는 경우를 심심치 않게 봅니다. 특히 납품처가 고정되어 있는 제조업 분야에서 이런 일이 많습니다.

그래서 저는 항상 이 말씀을 드립니다.

통상실시권은 단기적인 해결책이고, 장기적으로는 자체 특허를 보유하는 것이 훨씬 안전합니다.

통상실시권을 기반으로 사업을 하시는 분이라면, 동시에 본인의 개량 기술이나 파생 기술에 대한 특허 출원을 병행하시는 것을 권합니다. 단추를 잘못 끼운 채로 사업이 커지면, 나중에 그 단추를 다시 끼우는 비용이 훨씬 크게 됩니다.

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인생 길다, 짧게 생각하지 마십시오.

지금 당장 거래가 잘 되고 있다고 해서 등록을 미루다 보면, 어느 날 그게 부메랑이 되어 돌아옵니다. 특히 거래처가 대형화될수록, 그 거래처가 요구하는 법적 요건은 더 까다로워집니다.

통상실시권 설정등록, 지금 당장 하십시오.

여러분이 공들여 키운 사업이 서류 한 장 때문에 흔들리는 일이 없도록 기원 드리는 수 밖에요.

저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.