특허무효항변, 법정에서 통하는 항변 전략 3가지

특허무효항변이라는 단어를 검색하셨을 정도이면, 이미 어느 정도 상황이 급박하신 분일 거라 예상됩니다.

누군가로부터 특허침해 주장을 받았거나, 소송 또는 경고장을 받으신 거겠죠.

당황하셨을 겁니다. 그 마음, 충분히 이해합니다.

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특허무효항변, 한 마디로 설명하면

상대방이 특허권을 들이밀며 "당신이 내 특허를 침해했다"고 주장할 때, "그 특허 자체가 애초에 무효야"라고 맞받아치는 방어 수단입니다.

쉽게 말하면 이렇습니다. 상대가 칼을 꺼냈는데, 그 칼이 가짜라고 증명하는 거죠.

특허권은 등록이 됐다고 해서 무조건 유효한 게 아닙니다. 특허청 심사를 통과했더라도, 실제로는 신규성이나 진보성 요건을 충족하지 못한 채 등록된 경우가 생각보다 많습니다. 그리고 그런 허점이 있는 특허를 근거로 침해 주장을 해오는 경우도, 솔직히 적지 않습니다.

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"등록된 특허인데 무효가 가능해요?"

네, 가능합니다. 그것도 꽤 자주.

특허무효항변의 법적 근거는 특허법 제29조(신규성·진보성)와 제133조(무효심판)에 있습니다. 침해 소송에서 피고 측이 "이 특허는 무효 사유가 있으므로 권리 행사가 허용되지 않는다"고 항변하면, 법원은 그 무효 사유를 직접 판단할 수 있습니다.

이걸 가능하게 만든 결정적인 판례가 있습니다. 2012년 대법원 전원합의체 판결(2010후2339)입니다. 이 판결 이전에는 특허 무효는 반드시 특허심판원에서만 다룰 수 있었습니다. 하지만 이 판결 이후로 침해 소송 법원에서도 무효 사유를 판단할 수 있게 됐습니다. 실무에서는 이를 '권리남용 항변' 또는 '특허무효항변'이라고 부릅니다.

19년간 이 일을 하면서 느낀 건, 이 판례 하나가 특허 분쟁의 판도를 완전히 바꿔놨다는 겁니다. 특허권자 입장에서는 예전보다 훨씬 조심해야 하는 시대가 됐고, 반대로 침해 주장을 받은 쪽에서는 무기가 하나 더 생긴 셈이죠.

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무효항변이 실제로 먹히는 경우는 어떤 때인가요?

실무에서 제가 자주 보는 케이스를 몇 가지 말씀드리면 이렇습니다.

• 출원일 이전에 이미 동일하거나 유사한 기술이 공개된 경우 (신규성 결여)
• 해당 기술 분야의 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해낼 수 있는 수준인 경우 (진보성 결여)
• 명세서 기재불비, 즉 특허 문서 자체가 발명을 제대로 설명하지 못한 경우

이 중에서 가장 많이 쓰이는 건 역시 진보성 결여입니다. 선행기술 조사를 꼼꼼히 해보면, 상대방 특허가 기존 기술을 약간 변형한 수준에 불과한 경우가 꽤 됩니다. 이런 경우 무효항변이 상당히 강력한 무기가 됩니다.

최근 상담하신 분 중에 이런 케이스가 있었습니다. 경쟁사로부터 수억 원대 손해배상 소송을 당했는데, 막상 상대 특허를 들여다보니 출원일 3년 전에 해외 논문에 거의 동일한 내용이 공개돼 있었습니다. 그걸 찾아내는 데 걸린 시간이 사흘. 그 논문 하나로 무효항변을 구성했고, 결과적으로 소송에서 유리한 방향으로 전개됐습니다.

아래의 공지글에는 제가 운영하는 법인 및 저의 개인적인 생각이 포함되어 있습니다. 이 글 정도는 꼭 한번 읽어 보시고 선택을 고민해 보시기 바랍니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

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무효항변과 무효심판, 뭐가 다른가요?

헷갈리시는 분들이 많습니다.

무효심판은 특허심판원에 별도로 청구하는 절차입니다. 이 절차를 통해 특허 자체를 소멸시킬 수 있습니다. 시간이 걸리고 비용도 들지만, 이기면 그 특허가 처음부터 없었던 것처럼 됩니다.

무효항변은 침해 소송 중에 법원에서 주장하는 방어 수단입니다. 특허 자체를 없애는 건 아니지만, "이 특허는 무효이므로 침해 책임을 질 수 없다"는 논리로 소송에서 방어할 수 있습니다.

실무에서는 두 가지를 동시에 진행하는 경우가 많습니다. 소송에서는 무효항변으로 버티면서, 동시에 심판원에 무효심판을 청구해 특허 자체를 뒤집으려는 투트랙 전략이죠. 뭐 그런 거죠. 한쪽에서 막고, 한쪽에서 파고드는 방식입니다.

다만, 이 두 가지를 동시에 진행하려면 전략적인 타이밍과 논리 구성이 중요합니다. 무효심판에서 주장한 내용이 소송에서 불리하게 작용하는 경우도 있거든요. 그래서 반드시 경험 있는 변리사와 함께 전략을 짜야 합니다.

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혼자 대응하다가 낭패 보는 경우

이 부분은 솔직하게 말씀드리겠습니다.

경고장을 받고 혼자 대응하거나, 특허 분쟁 경험이 없는 일반 법무사나 법률사무소에 맡기다가 결국 저에게 오시는 분들이 꽤 있습니다. 그때는 이미 소송이 상당히 진행된 뒤인 경우가 많고요.

가장 안타까운 경우는 이렇습니다. 경고장을 받았을 때 무시하거나, 혹은 반대로 너무 겁을 먹고 상대방이 요구하는 대로 합의금을 지불해버리는 거죠. 나중에 알고 보니 상대 특허가 무효 사유가 명백한 경우였는데, 이미 합의서에 도장을 찍어버린 뒤였습니다. 눈물을 흘리며 그때서야 변리사를 찾아올 뿐이죠.

경고장을 받으셨다면 일단 침착하게 전문가에게 먼저 보여주십시오. 상대 특허의 유효성 검토가 우선입니다. 그다음에 대응 방향을 결정해도 늦지 않습니다. 절대 서두르지 마세요.

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정리하면

특허무효항변은 특허 분쟁에서 매우 강력한 방어 수단입니다. 상대방의 특허가 신규성이나 진보성 요건을 충족하지 못한 경우, 침해 소송에서 직접 무효 사유를 주장해 책임을 면할 수 있습니다. 2012년 대법원 판례 이후 이 항변의 활용 범위는 더욱 넓어졌습니다.

다만, 선행기술 조사부터 논리 구성, 무효심판과의 병행 전략까지 혼자 감당하기엔 쉽지 않은 영역입니다. 경고장을 받으셨다면 빠르게 전문가와 상담하시는 것이 최선입니다.

여러분이 불필요한 합의금을 지불하거나, 방어 기회를 놓치는 상황에 처하지 않도록 기원 드리는 수 밖에요.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.