안녕하세요.
특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.
요즘 미국 사업 진출을 준비하거나, 미국에서 특허 분쟁이 생겨 급하게 연락을 주시는 분들이 부쩍 늘었습니다. 그리고 그분들이 공통적으로 물어보시는 게 있어요.
미국변리사가 따로 있나요? 한국 변리사랑 다른 건가요?
네, 다릅니다. 그냥 다른 정도가 아니라, 완전히 별개의 자격증 체계입니다. 오늘은 이 부분을 제대로 짚어드리려 합니다.
미국변리사, 한국 변리사랑 뭐가 다른가
솔직히 말씀드리면, 한국에서 변리사 자격을 가지고 있다고 해서 미국 특허청(USPTO)에 대리인으로 나설 수 있는 건 아닙니다.
미국에는 Patent Attorney와 Patent Agent, 두 가지 자격이 있습니다. Patent Attorney는 법학 학위(JD)까지 갖춘 변호사 겸 특허 전문가이고, Patent Agent는 법학 학위 없이 USPTO 등록만 한 기술 전문가입니다. 둘 다 미국 특허청에 출원 대리를 할 수 있지만, 소송 대리는 Patent Attorney만 가능합니다.
한국 변리사가 미국 특허 업무를 하려면, 이 USPTO 등록 시험을 별도로 통과해야 합니다. 한국 자격이 자동으로 인정되는 구조가 아닙니다. 뭐 그런 거죠.
그럼 한국에서 미국 특허를 어떻게 진행하나
이게 많은 분들이 헷갈려하시는 부분입니다.
한국 기업이나 개인이 미국 특허를 출원할 때, 실제로는 두 가지 경로를 씁니다.
하나는 한국 특허법인이 미국 현지 로펌(Patent Attorney)과 네트워크를 맺어 업무를 연결하는 방식입니다. 한국 측에서 명세서 초안을 잡고, 미국 파트너 로펌이 현지에서 출원을 진행하는 거죠. 비용 면에서 합리적이고, 의사소통도 훨씬 편합니다.
다른 하나는 처음부터 미국 로펌에 직접 의뢰하는 방식입니다. 영어로 모든 소통을 해야 하고, 기술 내용을 정확히 전달하기가 쉽지 않습니다. 비용도 상당히 올라가고요.
19년간 업무를 하면서 느낀 건, 한국 기업의 경우 대부분 첫 번째 방식이 훨씬 효율적이라는 겁니다. 기술 내용을 정확히 이해하는 사람이 명세서를 잡아야 강한 특허가 나오거든요.
미국 특허, 왜 한국보다 훨씬 까다로운가
잠깐 딴 이야기를 했는데, 다시 본론으로 돌아가면.
미국 특허는 한국보다 심사 기준이 상당히 다릅니다. 특히 소프트웨어 특허나 BM 특허 분야에서는 Alice 판결 이후 추상적 아이디어에 대한 특허 적격성(101조) 거절이 매우 빈번하게 나옵니다.
한국에서 등록받은 특허를 그대로 번역해서 미국에 출원했다가 줄줄이 거절을 받는 경우를 저는 수도 없이 봤습니다. 최근 상담한 고객 중에도 한국에서는 문제없이 등록된 IT 서비스 특허를 미국에 출원했다가, 101조 거절을 받고 난감해하며 오신 분이 계셨습니다.
미국 심사관이 원하는 방식으로 청구항을 구성하는 것, 이게 핵심입니다. 단순히 번역의 문제가 아닙니다.
단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.
미국 특허 출원 타이밍, 언제가 맞는가
미국 특허 출원은 한국 출원 후 언제 해야 하나요?
이 질문을 정말 자주 받습니다.
한국에 먼저 출원한 경우, 12개월 이내에 미국 출원을 하면 한국 출원일을 우선일로 인정받을 수 있습니다. 이걸 파리조약에 의한 우선권 주장이라고 합니다. 이 12개월을 놓치면, 그 사이에 공개된 내용이 선행기술로 작용해서 본인 특허가 본인 발목을 잡는 황당한 상황이 벌어질 수 있습니다.
PCT(국제특허출원)를 활용하면 30개월까지 각국 진입을 미룰 수 있습니다. 미국 시장 진출 여부가 불확실한 경우에는 PCT를 먼저 활용하고, 이후 미국 국내 단계로 진입하는 전략을 많이 씁니다. 비용과 시간을 동시에 벌 수 있는 방법이죠.
다만, PCT가 만능은 아닙니다. 30개월이 지나면 반드시 각국에 진입해야 하고, 그 비용이 적지 않습니다. 처음부터 미국 시장이 확실하다면 직접 출원이 더 나을 수 있습니다. 케이스 바이 케이스입니다.
미국 특허 비용, 어느 정도 각오해야 하나
글쎄요, 이 부분은 미리 마음의 준비를 하셔야 합니다.
미국 특허 출원은 한국보다 비용이 상당히 높습니다. 현지 Attorney 비용, USPTO 관납료, 번역비 등을 합산하면 출원 단계에서만 수백만 원이 기본입니다. 심사 과정에서 거절이유가 나오면 대응 비용이 추가되고, 등록까지 걸리는 기간도 평균 2~3년 정도 됩니다.
그런데 이 비용을 아끼려다 더 큰 손해를 보는 경우가 많습니다. 사실 제가 안타깝게 생각하는 유형이 있는데요. 비용을 줄이려고 경험이 부족한 곳에 맡겼다가, 청구항이 너무 좁게 잡혀서 등록은 됐는데 실질적인 보호가 안 되는 특허를 받아오시는 분들입니다. 등록 자체는 됐으니 성공한 것 같지만, 정작 경쟁사가 살짝만 비켜가면 침해를 주장하기 어려운 상황이 됩니다.
미국 특허는 특히 청구항의 범위 설계가 전부라고 해도 과언이 아닙니다.
미국변리사 선택, 이것만은 확인하세요
한국에서 미국 특허를 진행할 때 변리사를 고르는 기준을 물어보시는 분들이 많습니다.
제가 드리는 기준은 단순합니다.
- 미국 파트너 로펌과의 협업 경험이 실제로 있는가
- 담당 변리사가 해당 기술 분야를 직접 이해하는가
- 미국 심사 과정에서의 중간 대응 경험이 충분한가
특히 세 번째가 중요합니다. 출원 자체는 어디서든 할 수 있습니다. 거절이유가 나왔을 때 어떻게 싸우느냐가 결국 등록 여부를 가릅니다. 미국 심사관의 논리를 꿰뚫고 있는 파트너와 일하는 것, 그게 성패를 가르는 지점입니다.
"인생 길다, 짧게 생각하지 말자"는 게 제 철학인데, 특허도 마찬가지입니다. 지금 당장 몇십만 원 아끼려다 수년 뒤에 수천만 원짜리 분쟁을 맞이하는 경우를 저는 너무 많이 봤습니다.
당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.
꼭 저가 아니더라도, 미국 특허 출원은 경험 있는 변리사를 통해서 진행하시는 것을 강력히 권합니다.
감사합니다.
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