안녕하세요
특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.
요즘 특허청구범위 감축보정 관련해서 문의를 주시는 분들이 꽤 늘었습니다.
대부분은 이미 거절이유통지를 받고 나서야 연락을 주십니다. 그것도, 기간이 얼마 남지 않은 상태에서요. 솔직히 말씀드리면, 그때부터 시작하면 선택지가 좁아집니다. 그래서 오늘은 감축보정이 무엇인지, 언제 써야 하는지, 그리고 왜 이게 생각보다 훨씬 중요한 결정인지를 이야기해 드리려 합니다.
감축보정, 도대체 뭘 줄이는 건가요?
특허를 출원하면, 그 안에 청구범위라는 게 있습니다. 쉽게 말해서 "나는 이런 것들을 독점하겠다"고 선언하는 목록입니다.
출원할 때는 가능한 한 넓게, 많이 주장하는 게 유리합니다. 그런데 심사관 입장에서는 그 넓은 주장이 선행기술과 겹친다고 보면 거절이유를 통지합니다. 이때 출원인이 선택할 수 있는 대응 중 하나가 바로 청구범위 감축보정입니다.
"내가 주장하는 범위를 좀 더 좁혀서, 선행기술과 확실히 구별되도록 하겠습니다"라는 의사표시인 거죠.
청구항에서 일부 구성요소를 추가하거나, 기존 표현을 더 구체적인 표현으로 바꾸는 방식으로 이루어집니다. 뭐 그런 거죠. 범위를 줄이는 대신, 등록을 받겠다는 선택입니다.
감축보정을 하면 뭘 잃게 되는 건가요?
여기서부터가 진짜 중요한 이야기입니다.
감축보정을 하면 등록은 받을 수 있습니다. 그런데 그 대신, 처음에 주장했던 넓은 범위의 권리는 포기하게 됩니다. 이게 생각보다 큰 문제가 될 수 있습니다.
예를 들어볼게요. 처음에 "A 방식으로 작동하는 모든 장치"라고 넓게 청구했다가, 감축보정을 통해 "A 방식과 B 조건을 동시에 만족하는 장치"로 좁혔다고 해봅시다. 그러면 경쟁사가 나중에 "A 방식이되 B 조건을 살짝 다르게 구현"하는 제품을 만들어도, 특허 침해라고 주장하기가 어려워집니다.
19년 동안 수천 건의 사건을 보면서, 감축보정 이후 "이 정도면 됐다"고 생각했다가 나중에 경쟁사 제품을 보고 후회하시는 분들을 정말 많이 봤습니다. 등록증은 받았지만, 실제로 써먹기 어려운 특허가 되어버린 거죠.
등록이 목적이 아니라, 사업을 지키는 것이 목적이라는 점을 항상 기억하셔야 합니다.
그럼 감축보정은 언제 해야 하나요?
단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.
감축보정을 할지 말지는 상황에 따라 완전히 다릅니다. 제가 상담 현장에서 늘 확인하는 기준이 있습니다.
거절이유의 성격이 무엇인가. 신규성 거절인지, 진보성 거절인지에 따라 접근이 달라집니다. 신규성 거절이라면 선행기술과 동일한 부분을 명확히 제거하면 되니 감축보정이 비교적 명확합니다. 그런데 진보성 거절이라면 이야기가 복잡해집니다. 단순히 좁힌다고 해결되는 게 아니라, 결합 가능성이나 용이성 판단까지 얽혀 있거든요.
사업화 계획이 어느 정도인가. 해당 특허를 실제 제품에 적용할 것인지, 아니면 라이선스나 매각 목적인지에 따라서도 감축의 폭이 달라집니다. 사업화 목적이라면 현재 제품 구성과 청구범위가 일치하는 게 중요합니다. 지나치게 좁혀버리면 내 제품조차 특허로 보호받지 못하는 황당한 상황이 생길 수 있습니다.
출원일 기준으로 시간이 얼마나 지났는가. 이게 은근히 중요합니다. 출원 후 시간이 많이 흘렀다면, 그사이 경쟁사들이 유사한 기술을 개발했을 가능성이 있습니다. 이때 무작정 범위를 좁히면, 경쟁사 기술을 피해가는 방향으로 감축이 되어버릴 수 있습니다.
감축보정 말고 다른 선택지는 없나요?
있습니다.
거절이유통지를 받았을 때 선택할 수 있는 길은 감축보정만이 아닙니다. 의견서 제출을 통해 심사관의 판단에 반박하는 방법도 있습니다. 선행기술과 내 발명이 실질적으로 다르다는 논리를 펼치는 거죠.
또, 감축보정과 의견서를 동시에 제출하는 경우도 많습니다. 보정으로 범위를 일부 조정하면서, 동시에 "그럼에도 불구하고 이 부분은 선행기술과 다르다"는 의견을 함께 내는 방식입니다.
어느 방법이 맞느냐는 사건마다 다릅니다. 정해진 공식이 없어요. 그래서 경험 있는 변리사의 판단이 중요한 겁니다.
한 가지 제가 강조하고 싶은 건, 거절이유통지를 받고 나서 혼자 보정서를 작성하시는 분들이 생각보다 많다는 겁니다. 비용을 아끼려는 마음, 충분히 이해합니다. 그런데 이 단계에서 잘못 대응하면 처음 출원 때부터 단추를 잘못 끼운 것처럼, 이후 어떤 변리사가 와도 돌이키기 어렵습니다.
감축보정 후 등록된 특허, 정말 쓸모가 있을까요?
좁아진 특허는 의미 없는 거 아닌가요?
상담하다 보면 이 질문을 자주 받습니다. 솔직히 말씀드리면, 반은 맞고 반은 틀립니다.
좁아졌더라도 잘 설계된 감축보정이라면, 경쟁사가 피해가기 어려운 핵심 구성을 지키면서 등록을 받을 수 있습니다. 오히려 불필요하게 넓은 청구항보다, 핵심을 정확히 짚은 좁은 청구항이 실전에서 더 강한 경우도 있습니다.
반대로 잘못된 감축보정은, 등록은 됐는데 경쟁사가 조금만 우회해도 침해 주장이 안 되는 유명무실한 특허를 만들어냅니다. 등록증을 받는 것이 목표가 아니라, 사업을 지키는 무기를 손에 쥐는 것이 목표여야 합니다.
이 차이를 만드는 게 바로 감축보정 전략의 설계입니다.
지금 거절이유통지서를 받으셨다면
기간을 확인하십시오. 거절이유통지에는 응신 기한이 있습니다. 이 기한을 넘기면 그냥 거절 확정입니다. 연장이 가능하긴 하지만, 미루고 미루다 결국 기한을 놓치시는 분들이 매년 나옵니다.
그리고 그 통지서를 들고 변리사를 찾아가십시오. 처음 출원을 맡긴 곳이 아니어도 됩니다. 중간에 담당 변리사를 바꾸는 것은 얼마든지 가능합니다.
제가 하루에 20건 가까이 상담을 직접 진행하다 보면, 거절이유통지를 받고 처음 출원 사무소에 연락했더니 "그냥 감축하면 됩니다"는 말만 듣고 찾아오시는 분들이 꽤 됩니다. 이유도, 전략도 없이 그냥 줄이자는 건 안 됩니다. 그건 변리사가 할 일이 아닙니다.
당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.
저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다.
가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.
감사합니다.
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