특허무효심판청구, 변리사 없이 셀프 진행했다가 패소하는 이유

안녕하세요

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

요즘 특허무효심판 관련 문의를 주시는 분들이 부쩍 늘었습니다.

대부분은 두 가지 상황 중 하나입니다. 누군가의 특허가 내 사업을 막고 있거나, 반대로 내 특허가 무효라는 주장을 받고 당황하셨거나. 어느 쪽이든 심장이 철렁 내려앉는 순간이죠.

오늘은 그 두 가지 상황 모두를 19년간 직접 다뤄온 입장에서 솔직하게 이야기해보겠습니다.

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특허무효심판, 도대체 어떤 제도인가요?

한마디로 말하면, "이미 등록된 특허를 없애달라"고 특허심판원에 청구하는 절차입니다.

특허는 일단 등록이 되면 법적으로 강력한 권리를 갖습니다. 그런데 그 등록 자체가 잘못된 경우가 있습니다. 심사 당시 심사관이 발견하지 못한 선행기술이 존재한다거나, 특허 청구항이 명세서에 제대로 뒷받침되지 않는다거나. 이런 하자가 있는 특허가 시장에서 버젓이 행사되고 있을 때, 그 특허를 무효로 만들 수 있는 수단이 바로 무효심판입니다.

중요한 것은, 누구든지 청구할 수 있다는 점입니다. 특허권자와 직접적인 분쟁 관계에 있지 않더라도, 이해관계가 있다고 판단되면 청구 자격이 주어집니다.

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"그 특허, 진짜 무효가 될 수 있나요?"

이게 사실 제일 많이 받는 질문입니다.

결론부터 말씀드리면, 생각보다 많은 특허가 무효 가능성을 안고 있습니다. 특허청의 심사 과정이 완벽하지 않기 때문입니다. 심사관 한 명이 수십 건의 특허를 동시에 검토하는 구조상, 모든 선행기술을 완벽하게 걸러내기는 현실적으로 어렵습니다.

실제로 특허심판원 통계를 보면, 무효심판이 인용되는 비율이 꽤 높습니다. 청구된 건 중 상당수가 전부 또는 일부 무효로 결정됩니다. 물론 이는 아무 특허나 무효가 된다는 뜻이 아닙니다. 제대로 된 선행기술 조사와 논리 구성이 뒷받침될 때 이야기입니다.

최근 저에게 상담을 주셨던 한 스타트업 대표님 사례가 생각납니다. 경쟁사가 보유한 특허 때문에 신제품 출시를 못 하고 있다며 연락을 주셨습니다. 해당 특허를 살펴보니, 출원일 이전에 이미 해외 논문에 유사한 기술 내용이 공개되어 있었습니다. 무효심판을 청구했고, 결국 해당 특허는 무효 결정을 받았습니다. 제품 출시까지 걸린 시간이 약 1년이었지만, 포기하지 않고 싸운 결과였습니다.

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무효심판, 어떤 근거로 청구하나요?

무효 사유는 특허법 제133조에 명시되어 있습니다. 실무에서 자주 쓰이는 근거는 크게 세 가지입니다.

• 신규성 결여: 출원 전에 이미 동일한 기술이 공개되어 있었던 경우
• 진보성 결여: 기존 기술들을 조합하면 쉽게 도달할 수 있는 수준의 발명인 경우
• 명세서 기재 불비: 청구항이 발명의 설명에 의해 제대로 뒷받침되지 않거나, 실시 가능하게 기재되지 않은 경우

이 중 실무에서 가장 많이 활용되는 것은 진보성 결여입니다. 완전히 동일한 선행기술을 찾기는 어렵지만, 복수의 선행기술을 조합하면 해당 발명에 쉽게 이를 수 있다는 논리를 구성하는 방식이죠. 이게 말은 쉬운데, 실제로 심판관을 설득하는 논리를 짜는 게 보통 일이 아닙니다.

무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

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특허권자 입장이라면, 무효심판을 받았을 때 어떻게 해야 하나요?

이 상황이 되면 정말 당황하십니다. 청천벽력이 따로 없죠.

중요한 것은, 무효심판을 받았다고 해서 특허가 바로 없어지는 게 아니라는 겁니다. 심판 절차가 시작되는 것이고, 특허권자는 답변서를 제출하여 무효 주장에 반박할 기회를 갖습니다.

여기서 한 가지 더. 특허권자에게는 정정청구라는 강력한 무기가 있습니다. 무효심판 절차 중에 특허 청구항을 일부 좁히거나 수정하여, 무효 사유를 피해가는 방식입니다. 청구항 전체가 무효가 되는 상황을 막고, 일부라도 살려낼 수 있는 방법입니다. 이 전략을 잘 쓰느냐 못 쓰느냐에 따라 결과가 완전히 달라집니다.

솔직히 말씀드리면, 이 단계에서 혼자 대응하시다가 낭패를 보시는 분들이 많습니다. 답변서 하나를 잘못 쓰면, 이후 항고심판이나 특허법원까지 가더라도 불리한 흐름을 뒤집기가 매우 어렵습니다. 처음부터 단추를 잘못 끼운 셈이 되는 거죠.

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무효심판 이후의 절차, 여기서 끝이 아닙니다

특허심판원의 심결에 불복하면 특허법원, 그리고 대법원까지 이어질 수 있습니다.

무효심판이 기각되었다고 해서 끝이 아닙니다. 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있고, 새로운 선행기술을 발굴하여 다시 무효심판을 청구하는 것도 가능합니다. 반대로 무효 결정이 났더라도, 특허권자가 특허법원에 불복하면 결과가 뒤집히는 경우도 있습니다.

이 과정이 짧으면 1년, 길면 3~4년이 걸리기도 합니다. 긴 싸움입니다. 그래서 초기에 얼마나 탄탄하게 전략을 세우느냐가 전체 결과를 좌우합니다. 중간에 포기하는 것과, 처음부터 제대로 준비하는 것은 하늘과 땅 차이입니다.

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변리사 없이 셀프로 진행하면 안 되는 이유

가끔 무효심판을 직접 청구해 보겠다는 분들이 계십니다. 비용을 아끼려는 마음, 충분히 이해합니다.

그런데 무효심판은 상표등록이나 특허출원보다 훨씬 복잡한 절차입니다. 선행기술 조사부터, 무효 논거 구성, 심판청구서 작성, 구술심리 대응까지 전문적인 판단이 연속으로 요구됩니다. 잘못된 선행기술을 제출하거나, 논리 구성이 허술하면 기각이 됩니다. 그리고 한번 기각된 무효심판은 동일한 근거로 다시 청구하기가 어렵습니다. 사실상 그 카드를 날려버리는 셈이죠.

러시안 룰렛 같은 도박을 하실 이유가 없습니다. 제대로 된 전문가와 함께 처음부터 설계하십시오.

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마무리하며

특허무효심판은 공격과 방어 모두에서 쓰이는 양날의 검입니다.

경쟁사의 특허가 사업을 막고 있다면, 그 특허의 약점을 찾아 무너뜨릴 수 있습니다. 반대로 내 특허가 공격받고 있다면, 정정청구와 반박 논리로 지켜낼 수 있습니다. 어느 쪽이든 포기하지 않는 것이 먼저입니다.

19년간 이 일을 하면서 느낀 것이 있습니다. 아직 성공하지 못한 것이지, 실패한 게 아닙니다. 무효심판이라는 절차가 존재하는 한, 싸울 수 있는 방법은 항상 있습니다.

꼭 저가 아니더라도, 이 분야 경험이 충분한 변리사와 함께 진행하시는 것을 강력히 권합니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

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감사합니다.