특허침해, 변리사를 통해 대응하면 달라집니다

특허침해라는 단어를 검색하셨을 정도이면, 이미 뭔가 심상치 않은 상황이 벌어지고 있는 분일 거라 짐작합니다.

아니면 혹시 반대로, 내가 남의 특허를 침해했다는 경고장을 받으셨나요?

어느 쪽이든, 지금 이 글이 도움이 될 겁니다. 19년 동안 하루에 20건씩 상담을 하다 보면, 특허침해 분쟁에서 사람들이 반복적으로 저지르는 실수가 보이거든요. 오늘은 그 이야기를 해보려 합니다.

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침해를 당했을 때와 당했다고 '착각'할 때, 결과가 완전히 다릅니다

솔직히 말씀드리면, 저에게 "우리 특허 침해당했습니다, 바로 소송 걸어주세요"라고 오시는 분들 중에서 실제로 소송까지 가야 하는 케이스는 절반도 안 됩니다.

월 100건 이상의 출원을 관리하면서 침해 관련 상담도 꾸준히 받아왔는데, 제 경험상 처음에 "침해가 확실하다"고 확신하고 오신 분들 중 40% 가까이는 막상 분석을 해보면 침해가 성립하지 않는 케이스입니다.

이게 왜 그럴까요.

특허는 등록을 받는다고 끝이 아닙니다. 청구범위라는 게 있어서, 실제로 권리가 미치는 범위는 생각보다 훨씬 좁은 경우가 많습니다. 출원할 때 명세서를 어떻게 썼느냐에 따라, 비슷해 보이는 기술도 법적으로는 침해가 아닐 수 있거든요. 뻔히 베낀 것 같은데 침해가 안 된다니, 당사자 입장에서는 청천벽력 같은 소리지요.

이런 상황을 모르고 무작정 소송부터 걸었다가는, 비용만 수백만 원 날리고 아무것도 얻지 못하는 결과가 나옵니다.

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반대로, 경고장을 받은 쪽은 어떻게 해야 할까요

이쪽도 만만치 않습니다.

최근 상담한 고객 중에 이런 분이 계셨습니다. 작은 제조업체를 운영하시는 분인데, 어느 날 갑자기 내용증명 한 통이 날아왔습니다. "귀사의 제품이 당사 특허를 침해하고 있으니 즉시 제조·판매를 중단하라"는 내용이었죠.

이분이 처음에 하신 말씀이 뭔지 아세요?

그냥 무시하면 안 될까요?

안 됩니다. 절대로. 경고장을 무시하면 상대방은 그걸 증거로 삼아 고의 침해를 주장할 수 있고, 손해배상액이 최대 3배까지 올라가는 근거가 됩니다. 한국 특허법 제128조에서 인정하는 징벌적 손해배상 조항인데, 이게 실제로 적용되면 타격이 상당합니다.

그렇다고 경고장을 받자마자 겁먹고 합의금을 덜컥 줘버리는 것도 문제입니다. 실제로 침해가 아닐 수도 있으니까요. 경고장은 일종의 압박 수단으로 활용되기도 하거든요. 상대방이 특허를 가지고 있다는 사실만으로 내가 반드시 침해한 건 아닙니다.

무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

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침해 여부, 어떻게 판단하나요

여기서부터가 진짜 핵심입니다.

특허침해 판단은 전부 대 전부가 아닙니다. 상대방 특허의 청구범위에 적혀 있는 구성요소들이 내 제품이나 기술에 전부 포함되어 있어야 침해가 성립합니다. 이를 '구성요소 완비의 원칙'이라고 하는데요.

예를 들어 상대방 특허에 A, B, C, D라는 구성요소가 있다면, 내 제품이 A, B, C만 가지고 있고 D가 없다면 원칙적으로는 침해가 아닙니다. 반면 A, B, C, D를 전부 포함하되 E까지 추가로 있다면? 그건 침해가 맞습니다.

다만 여기에 균등론이라는 게 끼어들면 이야기가 복잡해집니다. 구성요소가 완전히 동일하지 않더라도, 실질적으로 같은 기능을 하는 방식으로 치환했다면 침해로 볼 수 있다는 법리인데요. 이 부분은 변리사가 직접 기술 내용을 들여다봐야 판단이 가능합니다. 글로 설명하는 데는 한계가 있어요.

잠깐 딴 이야기를 했는데, 요점은 이겁니다. 침해 판단은 생각보다 정밀한 작업이라는 것. 겉보기에 비슷하다고 침해가 아닐 수도 있고, 달라 보여도 침해일 수 있습니다.

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대응 수단은 상황에 따라 골라야 합니다

침해가 맞다고 판단이 됐다면, 그다음 단계로 넘어가야 하는데요.

이때 목적이 무엇이냐에 따라 선택지가 달라집니다.

• 상대방을 빨리 멈추게 하고 싶다면: 침해금지 가처분이 가장 빠릅니다. 본안 소송보다 훨씬 신속하게 결론이 나오고, 가처분 결정이 내려지면 상대방은 즉시 제조·판매를 중단해야 합니다.
• 금전적 보상을 원한다면: 손해배상청구 소송으로 가야 합니다. 침해로 인해 내가 입은 손해, 또는 상대방이 얻은 이익을 기준으로 배상액이 정해집니다.

형사고소도 있습니다. 특허 침해는 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 해당하는 범죄인데요. 다만 형사고소만으로는 내 손에 돈이 들어오지 않습니다. 벌금은 국고로 귀속되거든요. 상대방을 압박하는 수단으로는 유효하지만, 피해 보전이 목적이라면 민사 소송을 병행해야 합니다.

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출원할 때 이미 절반은 결정됩니다

다시 본론으로 돌아가면, 특허침해 대응의 성패는 사실 출원 단계에서 이미 방향이 잡힙니다.

청구범위를 어떻게 썼느냐가 전부라고 해도 과언이 아닙니다. 너무 좁게 쓰면 남들이 조금만 변형해도 권리를 피해갈 수 있고, 너무 넓게 쓰면 등록 자체가 거절됩니다. 이 균형을 잡는 게 변리사의 일이고, 저는 이 부분에 19년 동안 공을 들여왔습니다.

BM특허 등록율만 해도 90% 이상을 유지하고 있는데, 단순히 등록만 받는 게 목표가 아니라 실제로 권리행사가 가능한 특허를 만드는 것이 목표이기 때문입니다.

등록증 한 장이 손에 있다고 해서 다 된 게 아닙니다. 그 등록증이 실제 분쟁에서 칼날이 될 수 있어야 의미가 있는 거지요. 그렇지 않으면 그냥 종이 한 장입니다.

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지금 당장 어떻게 해야 할지 모르겠다면

침해를 당한 쪽이든, 경고장을 받은 쪽이든 공통적으로 드리는 말씀이 있습니다.

감정적으로 대응하지 마세요.

침해를 당하면 화가 나는 건 당연합니다. 반대로 경고장을 받으면 겁이 나는 것도 자연스럽습니다. 하지만 그 감정이 앞서면 판단이 흐려지고, 불필요한 비용을 쓰거나 합의금을 과하게 주게 됩니다.

냉정하게 현 상황이 어떤지를 먼저 파악하는 것. 그게 출발점입니다.

인생 길게 보면, 특허 분쟁 하나가 사업의 끝이 되어서는 안 됩니다. 제대로 된 판단 하에 움직이면, 분쟁도 오히려 사업을 지키는 계기가 될 수 있습니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

여러분이 불필요한 분쟁 비용에 휘말리거나, 정당한 권리를 포기하는 상황에 처하지 않도록 기원 드리는 수 밖에요.

감사합니다.