특허명세서보정, 거절통지 받기 전 이 3가지 미리 체크하세요

안녕하세요

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

요즘 특허명세서 보정 관련해서 문의를 주시는 분들이 부쩍 늘었습니다.

대부분은 이미 출원을 마친 상태에서 연락을 주십니다. 특허청으로부터 의견제출통지서를 받고 나서야, 그때서야 뭔가 잘못됐다는 걸 직감하시는 거죠. 그리고 허겁지겁 저를 찾아오십니다.

그 심정, 충분히 이해합니다. 저도 19년 동안 그런 분들을 수도 없이 만나왔으니까요.

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보정이 뭔지 모르고 출원하면 생기는 일

특허 출원을 하고 나면 끝이 아닙니다. 특허청 심사관이 해당 출원을 검토하고, 문제가 있다고 판단하면 의견제출통지서를 보내옵니다. 이게 통상 출원 후 10개월에서 14개월 사이에 날아옵니다.

이때 할 수 있는 것이 바로 명세서 보정입니다.

보정이란 쉽게 말해, 처음 제출한 특허명세서의 내용을 수정하는 행위입니다. 청구항을 다듬거나, 발명의 설명 부분을 정리하거나, 심사관이 지적한 문제를 해소하는 방향으로 서류를 고치는 것이죠.

문제는 여기서 시작됩니다. 보정에는 엄격한 제한이 있습니다. 처음 출원할 때 제출한 명세서에 없던 내용을 새로 추가할 수 없습니다. 이걸 신규사항 추가 금지 원칙이라고 합니다.

즉, 처음 명세서를 얼마나 잘 써놨느냐가 보정의 성패를 좌우합니다. 처음 단추를 잘못 끼우면, 나중에 아무리 보정을 시도해도 손댈 수 있는 범위가 너무 좁아져 버립니다.

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보정의 종류, 이것만 알아도 다릅니다

보정은 시점에 따라 크게 두 가지로 나뉩니다.

자진보정은 심사관의 지적이 오기 전에 스스로 먼저 하는 보정입니다. 출원 후 심사청구를 하기 전, 혹은 심사청구 후 심사가 개시되기 전까지 가능합니다. 이 시점에는 상대적으로 보정의 자유도가 높습니다.

응답보정은 의견제출통지서를 받은 후, 지정기간 내에 하는 보정입니다. 이때는 청구항의 범위를 넓히는 방향으로는 보정이 제한되고, 대체로 좁히거나 명확히 하는 방향으로만 허용됩니다.

그리고 거절결정을 받은 이후에도 재심사 청구를 통해 보정을 시도할 수 있습니다. 다만 이 단계까지 오면 선택지가 많이 줄어듭니다. 솔직히 말씀드리면, 이 단계에서 저를 찾아오시는 분들 중 절반 이상은 이미 회복이 어려운 상태입니다.

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셀프 출원 후 보정, 왜 그렇게 힘든가

가끔 이런 분들이 오십니다.

변리사 비용 아끼려고 혼자 출원했는데, 의견제출통지서가 왔어요. 이제 어떻게 해야 하나요?

참 안타깝습니다. 진심으로.

셀프 출원의 가장 큰 문제는 명세서의 뼈대 자체가 부실하다는 겁니다. 청구항의 구성요소가 불명확하거나, 발명의 설명이 청구항을 뒷받침하지 못하거나, 선행기술과의 차별점이 제대로 기재되지 않은 경우가 대부분입니다.

이런 상태에서 보정을 시도해봤자, 고칠 수 있는 게 없습니다. 새로운 내용을 추가할 수도 없고, 청구 범위를 넓힐 수도 없습니다. 그냥 원래 잘못 쓴 명세서 안에서 뭔가를 해보려는 건데, 애초에 재료가 없는 거죠.

하루 20건 이상 상담을 하다 보면, 셀프 출원 후 보정 불가 판정을 받고 오시는 분들이 매달 꽤 됩니다. 그분들 대부분이 결국 처음부터 다시 출원을 합니다. 절약하려다가 두 배로 쓰는 셈이죠.

단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176805543

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보정서 작성, 어디서 실수가 가장 많이 나오나

19년 동안 월 100건 이상의 출원을 관리하면서 보정 단계에서 가장 자주 보이는 실수들이 있습니다.

청구항 수정 방향을 잘못 잡는 것이 첫 번째입니다. 심사관이 진보성 부족을 지적했는데, 청구항을 단순히 삭제하거나 범위만 좁히는 방식으로 대응하는 경우입니다. 진보성 문제는 단순 삭제로 해결되지 않습니다. 선행기술과의 구체적 차별점을 청구항 안에 녹여내야 합니다.

의견서와 보정서를 따로 생각하는 것도 흔한 실수입니다. 보정서에서 청구항을 고쳤으면, 의견서에서 왜 그렇게 고쳤는지 심사관에게 논리적으로 설명해야 합니다. 이 두 가지가 일관되게 맞아떨어져야 심사관을 설득할 수 있습니다. 보정서만 덜렁 내고 의견서를 형식적으로 쓰는 경우, 심사관이 납득하지 못하고 거절결정을 내리는 경우가 생각보다 많습니다.

기간을 놓치는 것도 심각합니다. 의견제출통지서에는 응답 기한이 명시되어 있습니다. 보통 2개월이고, 연장 신청을 하면 최대 4개월까지 늘릴 수 있습니다. 이 기간을 넘기면 출원이 포기 간주됩니다. 그냥 없어지는 겁니다. 출원 비용도, 시간도 전부 날아갑니다.

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한 번 거절결정 받으면 정말 끝인가요

꼭 그렇지는 않습니다.

거절결정을 받은 후에도 선택지가 있습니다. 재심사 청구를 통해 다시 한 번 심사를 받는 방법이 있고, 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하는 방법도 있습니다.

재심사 청구는 거절결정등본을 받은 날로부터 3개월 이내에 청구항을 보정하면서 신청할 수 있습니다. 이 방법은 비용이 상대적으로 낮고, 빠르게 재검토를 받을 수 있다는 장점이 있습니다.

거절결정불복심판은 특허심판원이라는 별도 기관에서 심사관의 판단이 맞는지를 다시 따지는 절차입니다. 비용과 시간이 더 들지만, 심사관이 잘못 판단한 부분이 있다면 뒤집을 수 있습니다.

제 경험상, 재심사 청구 단계에서 잘 설계된 보정서와 의견서를 제출하면 상당수는 살려낼 수 있습니다. 다만 처음 출원 명세서 자체가 너무 부실하면, 이 단계에서도 한계가 있습니다. 결국 처음으로 돌아가는 이야기입니다.

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보정, 타이밍이 전부입니다

이 글을 읽고 계신 분 중에 혹시 지금 의견제출통지서를 손에 들고 계신 분이 있으신가요?

당황하지 마십시오. 아직 기회가 있습니다. 다만 그 기회는 정해진 기간 안에서만 유효합니다.

보정서 작성은 단순히 서류를 수정하는 작업이 아닙니다. 심사관의 거절 논리를 분석하고, 선행기술과의 차별점을 명확히 정리하고, 청구항을 전략적으로 다듬는 작업입니다. 19년 동안 이 일만 해온 저도 한 건 한 건 신중하게 접근합니다.

혼자 해보려다가 기간을 놓치거나, 보정 방향을 잘못 잡아 거절이 확정되는 경우를 너무 많이 봐왔습니다. 눈물을 흘리며 그때서야 변리사를 찾아오시는 분들을요.

여러분이 그런 상황에 놓이지 않기를 진심으로 바랍니다.

저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.