특허등록후권리범위, 19년 경력 변리사가 직접 쓰는 글

안녕하세요

특허법인 테헤란 대표 변리사 윤웅채입니다.

특허등록 후 권리범위에 대해 문의를 주시는 분들이 요즘 부쩍 늘었습니다.

등록은 받았는데, 내 특허가 어디까지 보호되는 건가요?

이 질문, 생각보다 정말 많이 받습니다. 하루에도 두세 분씩은 꼭 물어보시는 것 같아요. 특허등록을 받고 나서야 비로소 권리범위가 궁금해지는 거죠. 그런데 솔직히, 이 질문을 등록 전에 하셔야 합니다. 등록 후에 물어보시면 이미 늦은 경우가 꽤 있거든요.

오늘은 그 이야기를 좀 해보려 합니다.

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특허 권리범위, 어디서 결정되는가

결론부터 말씀드리겠습니다.

특허의 권리범위는 특허청구범위(Claims) 에서 결정됩니다. 명세서 본문이 아닙니다. 도면도 아닙니다. 오직 청구항, 그중에서도 독립청구항이 권리의 경계를 만들어냅니다.

특허를 처음 접하시는 분들이 자주 하는 오해가 있습니다. "내가 발명한 내용을 다 적어놨으니까, 그게 다 보호되는 거 아닌가요?" 아닙니다. 명세서에 아무리 상세하게 기술을 설명해 놓아도, 청구항에 기재되지 않은 내용은 보호받지 못합니다. 명세서는 청구항을 해석하는 참고자료일 뿐입니다.

청구항은 특허 명세서의 가장 마지막 부분에 위치하고 있는데요. 여기서 "제1항"이 독립청구항이고, 이 독립청구항에 기재된 구성요소들이 권리범위의 외곽선을 그려줍니다. 독립청구항에 구성요소가 많을수록 권리범위는 좁아지고, 적을수록 넓어집니다. 뭐 그런 거죠.

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권리범위가 넓으면 무조건 좋은 건가요

이게 함정입니다.

넓은 권리범위를 원하는 마음, 당연히 이해합니다. 내 발명을 더 넓게 보호받고 싶은 거잖아요. 그런데 현실에서는 넓게 쓰면 쓸수록 선행기술과 충돌할 가능성이 높아집니다. 특허청 심사관이 거절이유를 통지하는 가장 흔한 이유가 바로 이겁니다. 기존에 이미 공개된 기술과 유사하다는 것.

그래서 저는 상담 때마다 이렇게 말씀드립니다.

넓게 쓰되, 등록될 수 있는 최대한의 범위를 찾아야 합니다.

이게 말은 쉽지만 실제로는 굉장히 어려운 작업입니다. 선행기술 조사를 충분히 하고, 특허청의 심사 경향을 파악하고, 발명의 핵심이 무엇인지를 정확히 짚어내야 가능합니다. 19년 동안 수천 건을 다루면서 제가 가장 신경 쓰는 부분이기도 합니다.

단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176805543

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등록된 특허, 실제로 어떻게 활용하는가

특허등록을 받았다고 끝이 아닙니다. 오히려 시작입니다.

등록 후 권리범위가 확정되면, 크게 세 가지 방향으로 활용이 가능합니다.

• 경쟁사의 모방 제품에 대한 침해 경고 및 소송
• 특허 라이선스를 통한 기술 사용료 수취
• 투자 유치, 정부 지원사업 신청 시 기술력 증명

그런데 여기서 중요한 게 있습니다. 권리범위가 지나치게 좁게 등록된 특허는 이 세 가지를 제대로 활용하기가 어렵습니다. 경쟁사가 청구항의 구성요소 하나만 살짝 바꿔도 침해를 피해갈 수 있거든요. 이른바 '권리 우회' 입니다.

최근 상담한 고객 중에 이런 분이 계셨습니다. 스타트업을 운영하시는 분인데, 3년 전에 특허를 받았는데 경쟁사가 비슷한 제품을 내놓았다며 침해 여부를 확인해 달라고 오셨어요. 등록 특허를 살펴보니, 청구항이 지나치게 좁게 기재되어 있었습니다. 경쟁사 제품이 청구항의 핵심 구성요소 하나를 다르게 구현해 놓아서, 침해라고 주장하기가 매우 어려운 상황이었죠.

참 안타까웠습니다. 처음 출원할 때 조금만 더 전략적으로 청구항을 작성했더라면 충분히 막을 수 있었던 상황이었으니까요.

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균등론, 알고 계신가요

잠깐 딴 이야기를 했는데, 다시 본론으로 돌아가면.

청구항에 기재된 구성요소가 완전히 동일하지 않더라도, 실질적으로 동일한 방식으로 동일한 결과를 낸다면 침해로 볼 수 있습니다. 이걸 균등론(Doctrine of Equivalents) 이라고 합니다.

글쎄요, 균등론이라는 단어가 낯선 분들도 많으실 텐데요. 쉽게 말하면 이렇습니다. 경쟁사가 내 특허의 청구항을 살짝 우회했더라도, 그 기술적 효과와 원리가 실질적으로 같다면 법원이 침해를 인정해 줄 수 있다는 겁니다.

다만 균등론은 만능이 아닙니다. 실제 소송에서 균등론을 주장해서 인정받으려면, 출원 과정에서 해당 구성요소를 의도적으로 포기하지 않았다는 것을 입증해야 합니다. 심사 과정에서 거절이유를 극복하기 위해 청구항을 좁힌 경우, 그 좁힌 부분에 대해서는 균등론 적용이 제한될 수 있습니다. 이걸 금반언(Prosecution History Estoppel) 이라고 하는데, 이 부분은 추후 별도 칼럼으로 자세히 다룰 예정입니다.

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분할출원, 놓치면 진짜 아깝습니다

특허등록 후 권리범위 이야기를 하면서 빠뜨릴 수 없는 게 하나 있습니다.

분할출원입니다.

원출원이 등록 결정을 받기 전까지, 즉 심사 계속 중에는 분할출원이 가능합니다. 원출원에서 청구하지 못했던 다른 측면의 발명을 별도의 특허로 분리해서 출원하는 겁니다. 이렇게 하면 하나의 발명으로 여러 개의 특허를 확보할 수 있고, 권리범위를 다각도로 구축할 수 있습니다.

그런데 이 타이밍을 놓치는 분들이 정말 많습니다. 등록 결정이 났다고 기뻐하다가, 분할출원 시기를 놓쳐버리는 거죠. 특허 하나로 모든 걸 커버하려다 보니 청구항이 복잡해지고, 결국 권리범위는 좁아지는 악순환이 생깁니다.

저에게 오시는 분들 중에, 이미 등록은 받았는데 권리범위가 너무 좁아서 어떻게 할 수 없냐고 물어보시는 분들이 꽤 됩니다. 사실 그 시점에서 할 수 있는 게 많지 않습니다. 처음부터 전략을 잘 짜야 하는 이유입니다.

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특허 권리범위 분쟁, 어떻게 대응해야 하나

내 특허를 누군가 침해하고 있다고 의심될 때, 혹은 반대로 내가 남의 특허를 침해했다는 경고장을 받았을 때. 이 두 상황 모두 권리범위 해석이 핵심입니다.

침해 주장을 하는 입장에서는 상대방의 제품이 내 청구항의 모든 구성요소를 포함하고 있다는 것을 입증해야 합니다. 이를 구성요소 완비의 원칙(All Elements Rule) 이라고 합니다. 하나라도 빠지면 문자적 침해는 성립하지 않습니다.

반대로 경고장을 받은 입장이라면, 먼저 해당 특허의 청구항을 면밀히 검토하고, 내 제품이 청구항의 구성요소를 모두 포함하는지 분석해야 합니다. 이 분석 없이 무조건 두려워할 필요도, 무조건 무시할 필요도 없습니다.

사실 경고장 하나에 사업을 접어야 하나 고민하시는 분들도 계시는데요. 실제로 검토해보면 침해가 아닌 경우도 꽤 됩니다. 반대로 대수롭지 않게 여기다가 크게 당하는 경우도 있고요. 어느 쪽이든 전문가와 함께 정확히 분석하는 게 먼저입니다.

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정리 드리면,

특허 권리범위는 청구항이 결정한다.

등록 전 전략이 등록 후 활용 가능성을 좌우한다.

분할출원 타이밍을 놓치지 마라.

침해 분쟁은 구성요소 분석이 출발점이다.

이 네 가지를 기억하시면 좋겠습니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.