결론부터 말씀드리면, 특허 청구범위 축소보정은 '양보'가 아니라 '전략'입니다.
인사가 늦었습니다.
특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.
청구범위 축소보정, 처음 들어보신 분들께
특허를 출원하고 나서 심사관으로부터 거절이유통지를 받으면, 많은 분들이 당황하십니다. "이게 뭔가요?" 하고 저에게 연락을 주시는 분들이 하루에도 몇 분씩 됩니다.
거절이유통지는 사실 흔한 일입니다. 특허 심사 과정에서 100% 바로 등록되는 경우는 생각보다 많지 않습니다. 문제는 그 다음입니다. 거절이유를 받고 나서 어떻게 대응하느냐가 등록 성패를 가릅니다.
그 대응 수단 중 하나가 바로 청구범위 축소보정입니다.
쉽게 말하면, 처음에 넓게 잡아 놓은 특허 권리범위를 좁혀서 심사관이 제시한 선행기술과 차별화를 꾀하는 방식입니다. 넓게 쳤다가 막히면, 한발 물러서는 것처럼 보이죠. 그런데 이게 단순한 후퇴가 아닙니다. 어떻게 좁히느냐에 따라 결과가 천지차이입니다.
왜 축소보정을 해야 하는 상황이 생기는 건가요?
특허 출원 시 청구항은 가능한 한 넓게 작성하는 것이 원칙입니다. 권리범위가 넓을수록 보호받는 영역이 커지니까요. 그런데 넓게 쓰다 보면, 이미 존재하는 선행기술과 겹치는 부분이 생깁니다.
심사관은 이 겹치는 부분을 근거로 "이 부분은 이미 알려진 기술이니 특허를 줄 수 없다"고 거절이유를 통지합니다. 신규성 부족, 또는 진보성 부족이라는 이유로요.
이때 선택지는 크게 두 가지입니다.
- 의견서만 제출해서 심사관을 설득하는 방법
- 보정서를 통해 청구범위를 수정하는 방법
물론 두 가지를 동시에 쓰는 경우가 대부분이고요. 청구범위 축소보정은 후자에 해당합니다. 청구항에 구성요소를 추가하거나, 기술적 범위를 좁혀서 선행기술과의 차별점을 명확히 하는 것입니다.
축소보정, 아무렇게나 하면 됩니까?
절대 아닙니다. 이 부분을 가볍게 보다가 낭패를 보시는 분들을 저는 정말 많이 봤습니다.
최근 상담한 고객 중에 이런 분이 계셨습니다. 스타트업 대표님이셨는데, 처음 특허 출원을 저렴한 곳에서 진행하셨다가 거절이유통지를 받으셨어요. 그 사무소에서 별다른 전략 없이 청구범위를 대폭 좁혀서 보정을 했고, 결국 등록은 됐습니다. 등록증도 나왔고요.
그런데 문제는 그 다음이었습니다. 경쟁사가 비슷한 제품을 출시했을 때, 막상 특허로 대응을 하려고 보니 권리범위가 너무 좁아서 침해를 주장하기가 어려운 상황이 된 겁니다. 등록은 됐지만, 실질적으로 쓸 수 없는 특허가 된 거죠.
"그럼 처음부터 다시 하면 되지 않나요?" 하고 물으시는 분도 계시는데, 이미 공개된 내용으로는 신규성을 다시 주장하기가 어렵습니다. 사실상 그 특허는 장식품이 된 셈입니다.
단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.
축소보정 시 반드시 확인해야 할 것들
청구범위를 좁힐 때는 몇 가지를 꼭 따져봐야 합니다.
첫째, 원래 명세서에 근거가 있는가.
보정은 최초 출원 명세서의 범위를 벗어날 수 없습니다. 이를 신규사항 추가 금지라고 합니다. 아무리 좋은 아이디어가 있어도, 처음 출원할 때 명세서에 없던 내용을 보정으로 추가하면 그 보정 자체가 거절됩니다. 이 부분은 생각보다 많은 분들이 모르고 계십니다.
둘째, 좁혀도 선행기술과 차별화가 되는가.
좁히는 방향이 잘못되면, 좁혀도 여전히 선행기술과 겹칩니다. 어떤 구성요소를 추가하고, 어떻게 한정할지는 선행기술을 정확히 분석한 뒤에 결정해야 합니다. 이 판단이 틀리면 보정 후에도 또 거절이유를 받게 됩니다.
셋째, 좁힌 후에도 사업적 가치가 있는가.
이게 제가 가장 중요하게 보는 부분입니다. 등록 자체가 목적이 아니라, 그 특허로 무언가를 해야 하기 때문입니다. 경쟁사를 막을 수 있는가, 투자유치에 활용할 수 있는가, 기술이전이나 라이선스가 가능한가. 이런 것들을 염두에 두고 보정 전략을 짜야 합니다.
잠깐 딴 이야기를 했는데, 이 세 가지가 결국 한 줄로 요약됩니다. "등록을 위한 보정이 아니라, 쓸 수 있는 특허를 위한 보정"이어야 한다는 것입니다.
셀프로 보정서를 작성하면 어떻게 될까요?
솔직히 말씀드리면, 권하지 않습니다.
특허청 특허로(KIPRIS) 시스템에서 의견서와 보정서를 직접 제출하는 것은 기술적으로 가능합니다. 그러나 가능하다는 것과 잘 할 수 있다는 것은 전혀 다른 이야기입니다.
청구범위를 어떻게 좁힐지 판단하려면, 선행기술 문헌을 해석할 수 있어야 하고, 특허법상 신규성·진보성 판단 기준을 알아야 하며, 청구항 기재 방식의 법적 의미를 이해해야 합니다. 이건 특허 실무를 수년간 해온 사람도 쉽지 않은 작업입니다.
셀프로 보정을 잘못 했다가 최후거절통지를 받으면, 그때부터는 심판 단계로 넘어가야 합니다. 비용도 더 들고, 시간도 더 걸립니다. 처음부터 제대로 하는 것보다 몇 배의 대가를 치르게 됩니다.
눈물을 흘리며 그때서야 변리사를 찾아오시는 분들, 저는 19년 동안 정말 많이 봤습니다.
보정은 타이밍도 중요합니다
거절이유통지를 받으면 통상 2~3개월의 의견제출기간이 주어집니다. 이 기간 내에 의견서와 보정서를 제출해야 합니다.
기간을 넘기면 어떻게 될까요? 거절이 확정됩니다. 그러면 재심사 청구나 거절결정불복심판을 통해 다툴 수 있지만, 절차가 복잡해지고 비용도 올라갑니다.
또 하나. 보정의 기회는 무한하지 않습니다. 최후거절이유통지를 받은 이후에는 보정의 범위가 제한됩니다. 이때는 청구항을 삭제하거나, 청구항 간의 인용관계를 바꾸거나, 오기를 정정하는 정도의 제한적인 보정만 허용됩니다. 이 단계에서 실질적인 권리범위 조정은 사실상 어렵습니다.
그래서 처음 거절이유통지를 받았을 때, 신속하고 정확하게 대응하는 것이 중요합니다. 시간을 끌다가 선택지가 줄어드는 경우를 너무 많이 봤습니다.
정리 드리면,
청구범위 축소보정에서 기억하실 것들입니다.
- 거절이유통지는 특허 실패가 아니라, 전략을 수정할 기회입니다.
- 축소보정은 단순히 좁히는 것이 아니라, 선행기술과의 차별화를 설계하는 작업입니다.
- 최초 명세서 범위를 벗어난 보정은 허용되지 않으니, 처음 출원 시 명세서를 충실히 작성하는 것이 중요합니다.
- 보정 후에도 사업적으로 활용 가능한 권리범위가 남아야 의미 있는 특허입니다.
- 기간을 놓치면 선택지가 급격히 줄어듭니다. 통지를 받으면 바로 움직이십시오.
저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.
꼭 저가 아니더라도, 적절한 변리사를 통해서 진행하시는 것을 추천 드립니다.
감사합니다.
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