특허심사청구기간연장, 연장 신청 놓치면 출원이 무효됩니다

안녕하세요

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

오늘은 특허심사청구기간 연장에 대한 이야기를 해보려 합니다.

솔직히 말씀드리면, 이 주제로 상담을 요청하시는 분들의 절반 이상이 이미 기간을 놓친 뒤에 오십니다. "아직 시간이 있는 줄 알았는데"라는 말을 정말 많이 듣습니다. 안타깝죠.

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심사청구기간, 생각보다 훨씬 짧습니다

특허를 출원하면 자동으로 심사가 진행된다고 생각하시는 분들이 많습니다. 아닙니다. 우리나라 특허법은 출원인이 별도로 심사청구를 해야만 심사관이 심사를 시작합니다.

그 심사청구를 할 수 있는 기간이 바로 출원일로부터 3년입니다.

3년이면 길다고 생각하실 수 있습니다. 그런데 막상 사업을 운영하다 보면, 3년이라는 시간은 눈 깜짝할 사이에 지나갑니다. 특허 출원해 놓고 바쁘게 사업하다 보면 그냥 잊어버리는 거죠. 그리고 어느 날 문득 생각이 나서 확인해보면, 이미 기간이 지나 있는 겁니다.

3년이 지나 심사청구를 하지 않으면? 해당 특허출원은 취하 간주됩니다. 출원 자체가 없었던 것처럼 처리되는 겁니다. 출원 비용도, 준비한 시간도, 전부 날아가는 거죠.

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그래서 기간을 연장할 수 있는 건가요?

여기서 많은 분들이 오해하시는 부분이 있습니다.

"심사청구기간을 연장할 수 있다"는 말을 어디선가 들으셨다면, 그건 조건부입니다. 무조건 연장이 되는 게 아니에요.

현행 특허법상 심사청구기간 자체는 원칙적으로 연장이 되지 않습니다. 다만, 특허청장이 정하는 사유가 있는 경우, 즉 천재지변이나 불가항력적인 사유로 기간을 지키지 못한 경우에는 그 사유가 소멸된 날로부터 2개월 이내에 권리를 회복할 수 있는 절차가 존재합니다.

단순히 바빠서, 몰라서, 깜빡해서 기간을 놓친 경우는 해당이 되지 않습니다. 이 부분을 명확히 아셔야 합니다.

무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

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최근 바뀐 부분, 놓치면 손해입니다

2023년 특허법 개정으로 정당한 사유에 의한 기간 회복 요건이 다소 완화되었습니다.

기존에는 '책임질 수 없는 사유'라는 매우 엄격한 기준을 적용했는데, 개정 이후에는 '정당한 사유'로 기준이 바뀌면서 회복 가능한 범위가 조금 넓어졌습니다. 이게 실무에서는 꽤 의미 있는 변화입니다.

예를 들어, 담당 직원의 갑작스러운 퇴사로 인해 기간 관리가 누락된 경우, 이전에는 인정받기 어려웠지만 지금은 상황에 따라 정당한 사유로 인정될 여지가 생겼습니다. 물론 이것도 케이스 바이 케이스이고, 특허청의 판단을 받아야 합니다.

중요한 건 이겁니다. 기간을 놓쳤다고 해서 무조건 포기하지 마십시오. 일단 전문가에게 상황을 설명하고 회복 가능성을 따져보는 것이 먼저입니다.

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제가 실제로 겪은 사례 하나

최근에 상담한 고객 중에 이런 분이 계셨습니다.

스타트업 대표님이셨는데, 창업 초기에 핵심 기술을 특허출원해 두셨습니다. 그런데 투자 유치, 팀 빌딩, 제품 개발 등 바쁜 일들이 쏟아지면서 특허 관리를 완전히 잊고 계셨던 거죠. 3년이 지난 시점에 투자자 실사 과정에서 특허 현황을 확인하다가 심사청구를 하지 않았다는 사실을 알게 된 겁니다.

청천벽력 같은 소식이었겠죠.

그나마 다행이었던 건, 기간이 지난 지 얼마 되지 않았고, 당시 코로나 관련 사유와 결합하여 정당한 사유 주장이 가능한 여지가 있었습니다. 결국 회복 절차를 통해 심사청구를 살릴 수 있었고요.

하지만 이런 경우는 운이 좋은 편입니다. 대부분은 그냥 날리는 겁니다.

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심사청구를 미루는 것, 전략이 될 수도 있습니다

한편으로, 심사청구를 의도적으로 미루는 경우도 있습니다.

출원 후 바로 심사청구를 하면 빨리 등록을 받을 수 있지만, 경쟁사의 움직임을 지켜보면서 전략적으로 청구 시점을 조율하는 방법도 있거든요. 3년의 기간 내에서 시장 상황을 보면서 심사청구 여부를 결정하는 거죠.

또한 출원 후 1년 6개월이 지나면 공개공보가 발행됩니다. 이 시점에 경쟁사의 반응을 보고 심사청구 여부를 판단하는 것도 하나의 방법입니다.

다만, 이런 전략적 판단은 혼자서 하시기 어렵습니다. 출원 당시의 청구항 구성, 선행기술 현황, 시장 상황 등을 종합적으로 고려해야 하는 문제이기 때문입니다. 변리사와 긴밀하게 상의하면서 진행하시는 게 맞습니다.

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셀프 관리의 위험성

가끔 특허출원은 변리사를 통해서 했는데, 이후 심사청구 관리는 본인이 직접 하시겠다는 분들이 계십니다.

글쎄요. 물론 불가능한 일은 아닙니다. 특허청 특허로 시스템에서 본인 출원 건의 현황을 확인하고, 심사청구를 직접 할 수도 있습니다.

그런데 문제는, 단순히 심사청구 버튼 하나 누르는 것으로 끝나지 않는다는 겁니다. 심사청구를 하면 심사관이 심사를 시작하고, 그 과정에서 거절이유통지가 나오는 경우가 상당히 많습니다. 이때 대응을 제대로 못하면 그냥 거절 확정이 납니다. 출원하고 심사청구까지 했는데, 중간사건 대응 하나 잘못해서 등록을 못 받는 경우가 정말 많습니다.

특허는 출원이 끝이 아닙니다. 등록까지 가는 여정을 함께할 사람이 필요합니다.

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결국 중요한 건 '관리'입니다

19년간 변리사로 일하면서 느끼는 건 하나입니다. 특허는 출원 자체보다 이후 관리가 더 중요하다는 것.

심사청구기간, 등록 후 연차료 납부기간, 분할출원 가능 기간, 우선심사 신청 가능 여부 등 신경 써야 할 기간 관련 이슈들이 생각보다 많습니다. 이것들을 혼자서 다 챙기면서 사업도 하기란 현실적으로 쉽지 않습니다.

저 역시 하루 평균 20건 이상의 상담을 직접 진행하고, 월 100건 이상의 출원 건을 관리하고 있습니다. 그 과정에서 기간 관리를 놓쳐서 피해를 보는 분들을 너무 많이 봐왔습니다. 그래서 더 강하게 말씀드릴 수 있는 겁니다.

특허는 처음 시작을 잘 해야 하지만, 끝까지 관리를 잘 해야 비로소 여러분의 권리가 됩니다.

꼭 저가 아니더라도, 믿을 수 있는 변리사와 장기적인 관계를 맺으시기를 진심으로 권합니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.