특허분쟁, 변리사 VS 변호사 딱 까놓고 말할께요

안녕하세요.

특허법인 테헤란 대표 변리사 윤웅채입니다.

요즘 특허분쟁 관련 문의를 주시는 분들이 부쩍 늘었습니다.

그런데 상담을 해보면, 대부분의 분들이 이미 분쟁이 터진 뒤에 연락을 주시더군요. 이미 경고장을 받았거나, 소송을 당했거나, 반대로 내 특허를 누군가 침해하고 있는 상황이 된 다음에야 변리사를 찾으시는 거죠.

솔직히 말씀드리면, 그때는 선택지가 많이 줄어 있는 경우가 태반입니다.

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특허분쟁, 왜 이렇게 갑자기 터지는 걸까요

19년 동안 이 일을 하면서 느낀 건데, 특허분쟁이 '갑자기' 터지는 것처럼 보이지만 사실 그 씨앗은 훨씬 전에 뿌려져 있었습니다.

제품 출시 전에 선행특허 조사를 안 했거나, 특허를 출원하긴 했는데 청구범위를 너무 좁게 잡아서 경쟁사가 살짝 비틀어서 유사 제품을 내놓거나, 혹은 반대로 내가 경쟁사 특허를 침해하고 있는지 모르고 수년간 사업을 해왔다거나.

이런 상황들이 어느 날 경고장 한 장으로 수면 위로 올라오는 겁니다.

청천벽력이라는 표현이 딱 맞습니다. 아무 예고도 없이 날아오는 경고장 한 장이, 수년간 쌓아온 사업을 흔들어 놓을 수 있습니다.

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경고장을 받았다면, 이것부터 하십시오

최근 상담한 고객 중에 이런 분이 계셨습니다. 식품 관련 스타트업을 운영하시는 분이었는데, 어느 날 대기업 법무팀으로부터 특허침해 경고장을 받으셨다고 하더군요. 당장 제품 판매를 중단하지 않으면 소송을 제기하겠다는 내용이었습니다.

그분이 저에게 오셨을 때 이미 2주가 지나 있었습니다.

변호사한테 먼저 갔다가, 특허는 변리사한테 가야 한다고 해서 왔어요.

뭐 그런 거죠. 특허 관련 분쟁은 변호사와 변리사의 역할이 나뉘어져 있습니다. 법원에서의 소송 대리는 변호사 영역이지만, 특허 자체의 유효성 판단, 침해 여부 분석, 무효심판 청구 등은 변리사의 영역입니다. 실제로 특허분쟁에서는 변리사와 변호사가 함께 움직이는 경우가 많습니다.

경고장을 받으셨다면, 절대 무시하거나 혼자 판단하지 마십시오. 그리고 감정적으로 즉각 대응하는 것도 금물입니다. 먼저 해당 특허의 청구범위를 분석하고, 실제 침해 여부를 냉정하게 따져봐야 합니다. 이 단계에서 변리사의 도움이 반드시 필요합니다.

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특허분쟁의 무기, 무효심판

제가 특허분쟁 상담에서 가장 많이 꺼내드는 카드 중 하나가 무효심판입니다.

상대방이 특허를 가지고 있다고 해서, 그 특허가 반드시 유효한 건 아닙니다. 특허청 심사를 통과했더라도, 나중에 선행기술이 발견되거나 명세서 기재 요건 등에 문제가 있으면 무효가 될 수 있습니다.

실제로 분쟁에서 상대방 특허를 무효로 만드는 것, 이게 생각보다 강력한 방어 수단입니다.

다만 여기서 중요한 것. 무효심판은 특허심판원에서 진행되는 준사법적 절차입니다. 선행기술 조사 능력, 청구범위 해석 능력, 심판원 심리에 대한 이해가 없으면 제대로 된 무효 주장을 하기 어렵습니다. 아무 근거 없이 "이거 무효 아닌가요?" 하고 심판을 청구했다가 기각되는 사례도 많이 봤습니다.

아래의 공지글에는 제가 운영하는 법인 및 저의 개인적인 생각이 포함되어 있습니다. 이 글 정도는 꼭 한번 읽어 보시고 선택을 고민해 보시기 바랍니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

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내 특허가 침해당하고 있다면

반대 상황도 있습니다. 내가 힘들게 등록받은 특허를 누군가 무단으로 사용하고 있는 경우입니다.

이럴 때 많은 분들이 "소송부터 해야 하나요?"라고 물어보시는데, 저는 항상 이렇게 말씀드립니다.

소송은 마지막 수단입니다.

특허침해 소송은 시간도 오래 걸리고, 비용도 상당합니다. 그 전에 경고장 발송, 협상, 라이선스 계약 등 다양한 방법을 먼저 검토하는 것이 현명합니다. 특히 상대방이 중소기업이거나 개인 사업자라면, 소송보다 협상 테이블이 훨씬 효율적인 경우가 많습니다.

그리고 한 가지 더. 내 특허의 청구범위가 실제로 상대방 제품을 커버하고 있는지, 먼저 냉정하게 분석해야 합니다. 처음 특허를 출원할 때 청구범위를 너무 좁게 잡아놓은 경우, 침해를 당하고 있어도 법적으로 대응하기 어려운 상황이 생깁니다. 이게 바로 처음에 단추를 잘못 끼운 경우입니다.

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분쟁보다 무서운 것, 분쟁 예방의 실패

저에게 오시는 분들을 보면 크게 두 부류입니다.

• 이미 분쟁이 터진 후 수습을 원하는 분
• 사업이 커지면서 특허 포트폴리오를 점검하고 싶은 분

솔직히, 두 번째 분들이 훨씬 여유 있게 대응할 수 있습니다.

사업 초기에 특허를 제대로 받아두지 않은 경우, 경쟁사가 유사한 기술로 특허를 먼저 등록해버리는 일이 생깁니다. 그러면 내가 먼저 사업을 시작했어도, 오히려 내가 침해자가 되는 황당한 상황이 벌어질 수 있습니다. 이게 부메랑이 되어 돌아오는 거죠.

하루 20건 이상 상담을 하면서, 월 100건 넘는 출원을 관리하다 보면 이런 사례를 정말 많이 접합니다. "조금만 일찍 오셨더라면"이라는 말을 너무 자주 하게 됩니다. 그게 제일 안타깝습니다.

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특허분쟁, 혼자 버티지 마십시오

인생 길다, 짧게 생각하지 말자는 게 제 철학입니다.

특허분쟁이 터졌다고 해서 모든 게 끝난 게 아닙니다. 제대로 된 전략으로 대응하면, 오히려 분쟁을 통해 내 특허권을 더 강하게 만들고 사업을 지키는 결과를 얻을 수도 있습니다. 실제로 무효심판에서 이기거나, 협상을 통해 라이선스 수익을 얻게 된 사례도 여럿 봤습니다.

다만, 그러려면 처음 대응이 중요합니다. 경고장을 받은 직후, 소송을 당한 직후, 그 순간의 판단이 이후 전체 흐름을 좌우합니다. 러시안 룰렛처럼 혼자 판단하고 대응하지 마시고, 반드시 전문가와 함께 움직이십시오.

꼭 저가 아니더라도, 특허분쟁 경험이 풍부한 변리사를 통해 진행하시는 것을 강력히 권해드립니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

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정리 드리면,

경고장을 받았다면 즉각 전문가와 분석할 것, 상대방 특허의 무효 가능성을 반드시 검토할 것, 내 특허는 청구범위가 실제 방어력을 갖추고 있는지 미리 점검할 것

이 세 가지를 기억하시면 좋겠습니다.

감사합니다.