특허권검색, 19년 경력 변리사가 직접 쓰는 글

안녕하세요

특허법인 테헤란 대표 변리사 윤웅채입니다.

특허권 검색 관련 문의를 주시는 분들이 요즘 부쩍 늘었습니다.

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내 아이디어, 이미 누군가 특허 냈을까?

솔직히 말씀드리면, 이 질문 하나가 수백만 원, 아니 수억 원짜리 실수를 막아줄 수 있습니다.

제가 19년간 변리사로 일하면서 가장 안타까웠던 순간이 언제인지 아십니까. 특허 출원을 다 마치고, 심사 과정에서 선행특허가 떡하니 걸려나왔을 때입니다. 출원 비용, 시간, 심리적 에너지. 다 날아가는 거죠.

그런데 더 비극적인 경우도 있습니다. 선행특허를 모르고 사업을 수년간 운영하다가, 특허권자로부터 침해 경고장을 받는 케이스입니다. 최근 상담한 고객 중에도 이런 분이 계셨어요. 제조업체를 3년 운영하셨는데, 어느 날 갑자기 경쟁사로부터 특허침해 소송 예고를 받으셨더군요. 처음에는 황당하다 하셨는데, 막상 해당 특허를 검색해 보니 출원일이 본인 사업 시작보다 2년이나 앞서 있었습니다. 눈앞이 캄캄하셨겠죠.

특허권 검색은 선택이 아닙니다. 사업을 시작하기 전, 제품을 개발하기 전, 반드시 거쳐야 하는 관문입니다.

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특허권 검색, 어디서 어떻게 하나요

특허청에서 운영하는 키프리스(KIPRIS)라는 검색 시스템이 있습니다. 무료로 이용 가능하고, 국내 출원된 특허는 물론 해외 특허까지 상당 부분 검색이 됩니다.

접속해서 키워드를 입력하면 관련 특허들이 쭉 나오죠. 여기까지는 누구나 할 수 있습니다. 문제는 그 다음입니다.

검색된 특허 문서를 읽어보셨나요? 청구범위, 발명의 상세한 설명, 도면. 솔직히 처음 보시는 분들은 무슨 말인지 이해하기가 쉽지 않습니다. 저도 처음 변리사 공부를 시작했을 때 특허 명세서를 처음 보고 당황했던 기억이 납니다. 전문 용어의 향연이거든요.

더 큰 문제는 검색 자체를 제대로 하지 못하는 경우입니다. 같은 기술이라도 어떤 키워드로 검색하느냐에 따라 결과가 완전히 달라집니다. 특허 문서에는 일상적으로 쓰는 단어가 아닌 기술 용어로 표현되어 있는 경우가 많습니다. 예를 들어 '손잡이'를 '파지부'라고 기재하거나, '연결하다'를 '결합 구성된다'고 쓰는 식입니다. 일반인이 직관적으로 떠올리는 단어로 검색했다가, 정작 중요한 선행특허를 놓치는 일이 비일비재합니다.

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특허권 검색에서 진짜 중요한 것

검색 결과를 찾았다고 끝이 아닙니다. 오히려 그때부터가 시작입니다.

특허의 권리 범위는 청구범위(Claims)로 결정됩니다. 특허 문서 맨 앞에 나오는 그 항목들입니다. 청구범위를 어떻게 해석하느냐에 따라, 내 기술이 침해에 해당하는지 여부가 갈립니다.

이걸 판단하는 게 생각보다 훨씬 복잡합니다. 청구항의 구성 요소를 하나하나 비교해야 하고, 균등론이라는 개념까지 들어오면 이야기가 더 복잡해집니다. 문자 그대로 동일하지 않더라도 실질적으로 동일한 기능을 한다면 침해로 볼 수 있다는 법리입니다.

그거 아시나요? 특허 침해 소송에서 패소한 기업들 중 상당수가 "우리 제품이랑 다르다고 생각했다"는 이유로 대응을 안 했다는 것을. 결국 수억 원의 손해배상과 제품 판매 중단이라는 결과를 맞이했죠.

무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

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셀프 특허권 검색의 함정

인터넷에서 직접 검색해봤는데, 비슷한 게 없던데요?

하루에도 몇 분씩 이런 말씀을 하시며 상담을 시작하십니다. 그런데 제가 직접 검색을 해보면, 유사한 선행특허가 나오는 경우가 절반 이상입니다.

이유가 뭘까요. 앞서 말씀드린 키워드 문제도 있고, 검색 범위 설정의 문제도 있습니다. 국내 특허만 검색하고 해외 특허를 빠뜨리거나, 출원 중인 특허(공개 전 상태)를 간과하거나, 특허가 아닌 실용신안 등록을 놓치는 경우도 많습니다.

• 국내 특허뿐 아니라 PCT 국제출원, 미국·일본·유럽 특허까지 검토해야 하는 경우도 있습니다
• 등록 특허뿐 아니라 현재 심사 중인 출원 건도 확인해야 합니다

글쎄요, 이걸 처음 해보시는 분이 완벽하게 하시기를 기대하는 건 무리입니다. 저도 19년을 이 일만 했는데, 여전히 검색 하나에 상당한 시간을 씁니다. 그만큼 정교한 작업이라는 겁니다.

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특허권 검색 결과, 어떻게 활용해야 하나

검색 결과를 제대로 분석했다면, 그 다음은 전략입니다.

선행특허가 존재한다고 해서 무조건 포기할 필요는 없습니다. 해당 특허의 권리 범위를 정확히 파악하고, 내 기술과의 차이점을 명확히 하면 출원 전략을 세울 수 있습니다. 선행특허를 피해가는 방향으로 청구범위를 설계하거나, 선행특허가 없는 개량 포인트를 발굴하는 것도 방법입니다.

반대로, 선행특허가 존재하는데 이를 무시하고 출원을 강행하면 어떻게 될까요. 거절결정을 받거나, 설령 등록이 되더라도 나중에 무효심판에서 취소될 수 있습니다. 헛돈 쓰는 거죠. 그리고 더 무서운 건, 사업을 이미 시작한 뒤에 이 사실을 알게 되는 경우입니다.

사업 초기에 특허권 검색과 분석을 제대로 해두면, 이후 수천만 원에서 수억 원의 분쟁 비용을 아낄 수 있습니다. 이건 과장이 아닙니다. 제가 직접 봐온 사례들입니다.

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변리사에게 의뢰할 때 이것만은 확인하세요

특허권 검색과 분석을 변리사에게 맡기실 때, 한 가지만 확인하십시오.

해당 변리사가 직접 검색하고 직접 분석해주는지입니다.

규모 있는 사무소일수록 이 작업을 경험이 부족한 직원에게 맡기는 경우가 있습니다. 선행기술조사 보고서 한 장 달랑 받아서 "없습니다" 한 마디로 끝나는 경우도 봤습니다. 그게 얼마나 위험한 일인지는 이제 아실 겁니다.

저는 하루 20건 안팎의 상담을 직접 진행하고, 월 100건 가량의 출원을 직접 관리합니다. 숫자가 많아 보이지만, 그 하나하나에 제가 직접 들어가 있습니다. 선행기술 검색도 마찬가지입니다. 19년의 경험이 쌓인 눈으로 직접 봐야, 놓치는 것 없이 제대로 된 판단이 나옵니다.

뭐 그런 거죠. 결국 사람 일이고, 경험의 차이가 결과의 차이를 만드는 겁니다.

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저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.