특허분쟁 대응, 초기 대처가 패소를 결정합니다<중소기업 대표 필독>

안녕하세요

특허법인 테헤란 대표 변리사 윤웅채입니다.

오늘은 좀 무거운 이야기를 해볼까 합니다.

특허분쟁.

말만 들어도 머리가 아프죠. 그런데 솔직히 말씀드리면, 저에게 오시는 분들 중 상당수가 이미 분쟁이 터진 뒤에야 연락을 주십니다. 하루 평균 20건 상담을 하다 보면, 그중 꽤 많은 케이스가 "이미 경고장을 받았는데요"로 시작하거든요. 그때마다 드는 생각이 있습니다.

'조금만 일찍 오셨더라면.'

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경고장 한 장이 날아오는 날

최근 상담한 고객 중에 이런 분이 계셨습니다. 3년째 운영해온 온라인 쇼핑몰 대표님이었는데, 어느 날 갑자기 법무법인 명의의 내용증명이 날아왔다고 하시더군요. 자신이 사용하던 제품 포장 디자인이 타사 특허를 침해했다는 내용이었습니다.

그분이 하신 말씀이 아직도 기억납니다.

변리사님, 저 이거 특허 침해인지 전혀 몰랐어요. 그냥 예쁘게 만든 거였는데.

모르고 한 침해라도 침해입니다. 특허법은 고의성 여부와 무관하게 권리 침해 사실 자체를 문제 삼습니다. 그게 현실이고, 그게 법입니다.

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분쟁에는 두 개의 얼굴이 있습니다

특허분쟁이라고 하면 보통 '내가 공격받는 상황'만 떠올리십니다. 그런데 분쟁에는 반대편 얼굴도 있습니다. 내 특허를 남이 무단으로 쓰고 있는데, 정작 권리자인 나는 그 사실을 모르고 있는 경우입니다.

이게 생각보다 훨씬 흔합니다.

특허를 등록해놓고 서랍 속에 묻어두는 분들이 많습니다. 등록증 받은 것에 만족하고, 실제로 그 권리를 어떻게 활용할지는 생각을 안 하시는 거죠. 그러다 몇 년 뒤에 경쟁사가 유사한 제품을 버젓이 팔고 있는 걸 발견합니다. 그때서야 "이거 침해 아닌가요?" 하고 오시는 겁니다.

특허는 등록이 끝이 아닙니다. 권리를 행사해야 비로소 살아있는 특허가 됩니다.

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경고장을 받았다면, 가장 먼저 해야 할 일

결론부터 말씀드립니다. 절대 혼자 대응하지 마십시오.

경고장을 받으면 당황해서 상대방에게 직접 연락하거나, 인정하는 듯한 답변을 보내는 분들이 있습니다. 이게 나중에 부메랑이 되어 돌아옵니다. 손해배상 소송으로 이어졌을 때, 그 답변이 불리한 증거로 활용될 수 있거든요.

경고장을 받은 즉시 해야 할 것들이 있습니다.

• 상대방 특허의 등록 여부 및 권리 범위 확인
• 내 제품/기술이 실제로 해당 특허의 청구항에 해당하는지 분석
• 해당 특허의 무효 가능성 검토

이 세 가지를 제대로 분석하지 않으면, 침해가 아닌 상황에서 괜히 합의금을 내거나, 반대로 무효화할 수 있는 특허에 속수무책으로 당하는 경우가 생깁니다.

19년 실무를 하면서 수없이 봐온 패턴입니다.

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아래의 공지글에는 제가 운영하는 법인 및 저의 개인적인 생각이 포함되어 있습니다. 이 글 정도는 꼭 한번 읽어 보시고 선택을 고민해 보시기 바랍니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

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상대 특허가 약할 수도 있습니다

이 부분을 모르시는 분들이 정말 많습니다.

경고장을 받으면 무조건 상대방이 유리하다고 생각하십니다. 그런데 실제로는, 등록된 특허라도 무효심판을 통해 뒤집히는 경우가 꽤 있습니다. 특허청이 심사 과정에서 미처 찾아내지 못한 선행기술이 존재하는 경우, 해당 특허 자체가 무효가 될 수 있습니다.

실제로 저희가 진행한 케이스 중에서, 상대방이 경고장을 보내온 특허를 역으로 무효심판 청구해서 특허를 소멸시킨 사례가 있습니다. 처음에 그분은 합의금을 줘야 하나 고민하고 계셨거든요. 그냥 합의했다면 수천만 원이 날아갈 뻔했습니다.

경고장이 왔다고 해서 무조건 수세에 몰릴 필요는 없습니다. 상황에 따라서는 오히려 역공이 가능합니다.

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분쟁을 막는 가장 좋은 방법

참 뻔한 말처럼 들릴 수 있습니다. 그래도 해야 할 말이라서 합니다.

특허분쟁을 막는 가장 좋은 방법은, 사업 초기에 특허를 제대로 설계해두는 것입니다. 권리 범위가 넓고 단단하게 잡힌 특허 하나가, 나중에 경쟁사의 유사 제품을 막는 방패가 됩니다. 반대로, 권리 범위가 좁게 설정된 특허는 등록증은 있어도 실제 분쟁에서 아무 힘을 못 씁니다.

제가 상담 초기에 항상 물어보는 게 있습니다. "이 특허로 무엇을 막고 싶으세요?" 이 질문에 대한 답이 명확해야, 실제로 쓸모 있는 특허가 나옵니다.

특허는 등록 자체가 목적이 되어서는 안 됩니다. 사업을 지키는 도구가 되어야 합니다. 그 설계를 처음부터 잘못하면, 분쟁이 터졌을 때 내 특허가 오히려 짐이 되는 경우도 생깁니다. 단추를 잘못 끼운 셔츠처럼, 처음으로 돌아가서 다시 끼우는 수밖에 없는 상황이 되는 거죠.

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분쟁 비용, 생각보다 훨씬 큽니다

특허분쟁은 돈이 많이 듭니다. 이건 피할 수 없는 현실입니다.

특허침해소송이 본격화되면 심판 비용, 소송 비용, 변리사 및 변호사 선임 비용이 수천만 원 단위로 올라갑니다. 기간도 짧게는 1~2년, 길게는 3~5년이 걸리기도 합니다. 그 기간 동안 사업에 집중하기가 얼마나 어렵겠습니까.

그래서 분쟁이 시작되기 전, 협상 단계에서 잘 마무리하는 것이 대부분의 경우 최선입니다. 물론 상황에 따라 끝까지 싸워야 할 때도 있습니다. 그 판단을 정확하게 하는 것, 그게 변리사의 역할입니다.

저는 19년간 이 일을 하면서, 싸워서 이길 수 있는 싸움과 그렇지 않은 싸움을 구분하는 눈이 생겼습니다. 패소가 뻔히 보이는데 수임을 위해 분쟁을 부추기는 것, 저는 절대 하지 않습니다. 그게 제 철학이고, 19년을 버텨온 이유입니다.

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정리 드리면,

특허분쟁은 경고장을 받은 순간부터 시간이 중요합니다. 혼자 대응하지 마시고, 상대 특허의 권리 범위와 무효 가능성을 먼저 확인하십시오. 분쟁을 막고 싶다면 사업 초기에 권리 범위를 제대로 설계한 특허를 갖추는 것이 최선입니다. 그리고 분쟁이 터졌다면, 싸울 것인지 협상할 것인지의 판단을 경험 있는 전문가와 함께 하시기 바랍니다.

꼭 저가 아니더라도, 적절한 변리사를 통해서 진행하시는 것을 추천 드립니다.

저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.